Beyond Judgements. Toward solutions
17 October 2024
EYERIM S.R.O.
VALLIS MG, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
Cinzia Beccaria
22 January 2025
accepted
Svolgimento della procedura
Con reclamo perfezionato presso Camera Arbitrale di Milano il giorno 17 ottobre 2024, a seguito delle richieste di chiarimento da parte della Segreteria sul Reclamo depositato in cartaceo il 10/10/2024, EYERIM S.R.O. - con sede in Brezova 2055/22, 0521, Spisska Nova Ves – Slovacchia, rappresentata dallo studio MATHISON legal S.r.o., ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento Dispute per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio “eyerim.it” assegnato a VALLIS MG, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., con sede in Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik – Slovenia (di seguito VALLIS MG).
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:
a) il nome a dominio “eyerim.it” è stato registrato il 25/09/2017;
b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione in data 2/07/2024 e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore challenged;
c) l’indirizzo eyerim.it risulta non raggiungibile (si apre una finestra che segnala che è “impossibile raggiungere il sito”).
Il 22-23 ottobre 2024, la Segreteria ha inviato il reclamo e i relativi allegati a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo della Resistente confermato dal Registro.it e ha comunicato l’attivazione del procedimento anche tramite posta elettronica ordinaria al contatto e-mail confermato dal Registro.it.
La consegna della raccomandata risulta tentata e fallita il 28 ottobre 2024 per destinatario sconosciuto (“unknown”) e il plico veniva restituito al mittente.
L’11 novembre 2024 le parti sono state informate tramite posta elettronica della scadenza del termine per il deposito di eventuali repliche, fissata al giorno 3 dicembre 2024.
In data 27 novembre 2024 la Resistente chiedeva l’invio della documentazione a mezzo e-mail e in pari data la Segreteria trasmetteva, quindi, alla Resistente, il reclamo e gli allegati a mezzo email ordinaria.
Il 3 dicembre 2024, a mezzo email ordinaria, perveniva alla segreteria la replica della Resistente VALLIS MG con relativi allegati.
La Segreteria ha nominato esperto la dott.ssa Cinzia Beccaria che ha accettato l’incarico il 4 dicembre 2024.
In data 9 dicembre 2024 l’esperto emetteva un’ordinanza con la quale assegnava alle parti un termine di 7 giorni per invitarle ad inviare integrazioni documentali utili ai fini decisori. L’ordinanza veniva trasmessa in pari data alle parti a cura della Segreteria.
La Resistente trasmetteva la propria risposta il 18 dicembre 2024. In pari data, la Ricorrente chiedeva un’estensione del termine per poter inviare le proprie integrazioni, estensione concessa con successiva ordinanza del 19 dicembre 2024 per ulteriori 7 giorni.
Il 2 gennaio 2025 la Ricorrente trasmetteva quindi documenti ad integrazione del reclamo.
Le parti hanno successivamente inviato ulteriori memorie in cui discutono circa le allegazioni che la Ricorrente ha depositato il 2 gennaio 2025, documentazione che l’esperto ha deciso di non tenere in considerazione nella decisione in quanto pervenute oltre i termini stabiliti dalla procedura e relative ad argomenti non dirimenti per il caso.
Allegazioni della Ricorrente
Nel Reclamo la Ricorrente fornisce elementi di fatto e diritto che dimostrano la propria titolarità di diritti sul segno distintivo EYERIM.
In particolare, allega documentazione da cui si evince che:
1) detiene la denominazione sociale EYERIM dal 2015 regolarmente iscritta nel Registro commerciale slovacco;
2) ha registrato nel 2015 il nome a dominio “eyerim.com”;
3) è titolare di diversi marchi consistenti nella dicitura EYERIM, depositati in varie classi merceologiche (9, 35 e 44):
Nel Reclamo si legge che la Ricorrente attraverso il proprio sito Internet www.eyerim.com che reindirizza al sito www.eyerim.sk, si occupa del commercio online di articoli ottici come montature, occhiali graduati e da sole, lenti a contatto e presta servizi di ottica, operando in molti paesi europei. Si viene reindirizzati allo stesso sito (disponibile in varie lingue tra cui lo sloveno, cioè la lingua madre della Resistente) anche attraverso i siti della Ricorrente collegati a numerosi domini nazionali (eyerim.at, eyerim.bg, eyerim.hr, eyerim.cz, eyerim.de, eyerim.dk, eyerim.fi, eyerim.hu, eyerim.nl, eyerim.pl, eyerim.ro, eyerim.si, eyerim.se).
Sostiene quindi la Ricorrente che
Secondo la Ricorrente la malafede di VALLIS MG è confermata dal fatto che il trasferimento del dominio contestato a suo favore sarebbe stato offerto a fronte della comunicazione di proprie informazioni sensibili da parte di EYERIM S.R.O. da cui la Resistente vorrebbe dunque trarre un guadagno finanziario e dal fatto che la detenzione del dominio “eyerim.it” -inattivo da sette anni-, avrebbe il solo scopo di impedire alla Ricorrente di accedere al mercato italiano con il suo nome commerciale e con il suo marchio.
EYERIM S.R.O. chiede dunque la riassegnazione del nome a dominio “eyerim.it” a proprio favore.
Con ordinanza del 9 dicembre 2024, l’esperto chiedeva alla Ricorrente di fornire spiegazioni e prove circa le modalità con cui la Resistente avrebbe offerto di trasferirle il nome a dominio oggetto del reclamo e di chiarire il tipo di corrispettivo richiesto, esplicitando in cosa consistessero le informazioni sensibili di cui voleva entrare in possesso.
A tale proposito tuttavia, il materiale fornito dalla Ricorrente il 2 gennaio u.s., a seguito dell'ulteriore estensione del termine concessole per produrre la documentazione integrativa, non ha efficacemente convinto del coinvolgimento di VALLIS MG in trattative commerciali che sarebbero invece intercorse tra la Ricorrente e un concorrente slovacco di EYERIM S.R.O. che, a detta di quest'ultima, ha legami societari ed economici con la Resistente.
Allegazioni della Resistente
La Resistente, VALLIS MG., nella propria replica ha contestato il fondamento del reclamo e sostenuto di avere un diritto legittimo ad utilizzare il dominio “eyerim.it”.
Afferma di aver registrato il dominio contestato il 25/09/2017, quindi prima che la Ricorrente registrasse il proprio segno EYERIM come marchio dell'Unione Europea.
Sostiene di avere registrato il dominio contestato perché il nome ricorda le montature per occhiali e di avere configurato la struttura del negozio online eyerim.it dove saranno venduti beni di lusso, affermando di aver già sostenuto molte spese per l'allestimento e la predisposizione dello stesso.
Ribadisce di avere un diritto legittimo sul dominio in quanto:
Infine, a dimostrazione del fatto che VALLIS MG ha un serio interesse commerciale nell'uso del segno EYERIM, dichiara di aver deciso che il negozio online EYERIM.IT ospiterà la vendita di una linea di cinture di lusso ed allega prove che dimostrano che in data 3/07/2024 ha depositato la dicitura EYERIM come marchio in Slovenia nella classe merceologica 25 per contraddistinguere appunto cinture in pelle.
Nega inoltre di aver ricevuto richieste da EYERIM S.R.O. per il trasferimento del dominio in contestazione o di sapere che EYERIM fosse interessata allo stesso o di aver essa offerto la cessione dello stesso ad EYERIM S.R.O.
A fronte poi dell'ordinanza del 9 dicembre scorso, in cui veniva richiesto a VALLIS MG di dimostrare che, come essa ha asserito, avesse già predisposto la struttura del negozio online "eyerim.it" per la vendita di articoli di lusso e quali costi avesse sostenuto per la realizzazione del progetto, ha chiarito che quest'ultimo sarebbe ancora in fase preparatoria e non ha fornito alcuna prova documentale ad eccezione delle fatture per il mantenimento del dominio dal 2017 ad oggi.
VALLIS MG afferma che negli ultimi 6 anni avrebbe incaricato i propri dipendenti di svolgere attività preparatorie come analisi di mercato, ricerca di produttori, registrazione del nome, verifica dei produttori, controllo di differenti materiali per i prodotti, preparazione del design di un logo, del concept del sito, degli imballi e delle idee promozionali, senza tuttavia fornire alcuna prova documentale, prospetto o bozza a supporto e limitandosi ad asserire -senza dimostrazione alcuna- che tali attività avrebbero comportato costi compresi tra € 80.000 / 100.000.
Motivi della decisione
a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio
L’articolo 3.6 del Regolamento Dispute prevede che il trasferimento di un nome a dominio alla Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l’identità del segno o la sua confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...”.
La Ricorrente ha dimostrato di aver iscritto nel registro commerciare slovacco la denominazione sociale EYERIM con cui opera fin dal 2015. Inoltre, ha fornito prova della titolarità del nome a dominio “eyerim.com” dal 2015, nonché di altri domini nazionali creati tutti prima della data di registrazione del dominio in contestazione in numerosi paesi europei tra cui Slovacchia (eyerim.sk) Polonia (eyerim.pl), Slovenia (eyerim.si), Spagna (eyerim.es), Svezia (eyerim.se).
EYERIM S.R.O. ha registrato inoltre marchi dell'Unione Europea e un marchio in Repubblica Slovacca formati dalla dicitura EYERIM identica a quella che costituisce il nome a dominio contestato.
La circostanza poi che i marchi della Ricorrente siano stati registrati in data successiva rispetto alla registrazione del dominio contestato, non assume rilevanza ai sensi dell’Art, 3.6 comma 1 lett. a) del Regolamento Dispute, sebbene possa averne invece per la valutazione dei punti successivi.
Essendo dunque EYERIM S.R.O. titolare di marchi e di altri segni distintivi aziendali (dominii e denominazione sociale) identici al nome a dominio in contestazione, si deve ritenere accertata l’esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato.
b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione
L’art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.
E’ dunque onere della Resistente provare un suo diritto o l’esistenza di un legittimo interesse alla registrazione ed all’uso del domain name contestato.
Nella propria replica e nella successiva memoria che ha depositato a fronte della richiesta di cui all’ordinanza del 9 dicembre scorso, la Resistente non ha tuttavia fornito convincente prova di vantare a sua volta un diritto concorrente a quello della Ricorrente oppure l’esistenza di elementi da cui il Regolamento Dispute consente di dedurre l’esistenza in suo capo di un titolo al mantenimento del nome a dominio in contestazione.
Dal whois del Registro.it, il dominio risulta creato il 25/09/2017 e da allora non è stato oggetto di utilizzo alcuno da parte di VALLIS MG, come essa stessa ammette.
La Resistente, che svolge la stessa attività della Ricorrente nel mondo dei prodotti e servizi dell’ottica, asserisce di aver registrato il dominio in quanto il nome ricorda le montature per occhiali.
VALLIS MG ha dichiarato che da sei anni a questa parte avrebbe operato per configurare la struttura di un negozio online sul dominio contestato, sostenendo molte spese per la sua realizzazione.
Tale negozio online sarebbe deputato alla vendita di cinture in pelle di lusso, scelta che appare poco coerente con il nome a dominio “eyerim.it” che la Resistente ha appunto detto di aver registrato perché il significato della parola EYERIM richiama le montature degli occhiali che non hanno però alcun nesso con le cinture in pelle.
Come già riportato tuttavia, a fronte dell’ordinanza del 9 dicembre scorso in cui alla Resistente veniva richiesto di dimostrare con prove documentali cosa avesse predisposto per la struttura del negozio online "eyerim.it" e giustificazioni tangibili dei costi che dice di aver sostenuto, VALLIS MG non ha fornito alcuna prova o elemento valido.
Non si può dunque che concludere che VALLIS MG non ha usato né ha dimostrato di essersi preparata oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni o servizi.
Inoltre, VALLIS MG neppure risulta conosciuta personalmente, come azienda o ente commerciale con un nome corrispondente al dominio registrato.
Relativamente al marchio EYERIM della Resistente, ai fini della presente procedura, si osserva che esso è stato depositato in Slovenia solo il 3/07/2024, cioè il giorno successivo alla data in cui VALLIS MG ha ricevuto notifica da parte del Registro.it del fatto che il dominio era stato sottoposto a “challenge” a seguito dell’opposizione presentata dalla Ricorrente il 1/07/2024.
Ai sensi dell’articolo 3.6 del Regolamento Dispute, il suddetto tardivo deposito di tale marchio, effettuato quasi 7 anni dopo la registrazione del dominio in contestazione, esattamente il giorno successivo al momento in cui quest’ultimo è stato sottoposto ad opposizione sul Registro.it, non può pertanto considerarsi idoneo a far desumere in capo alla Resistente l’esistenza di diritti o legittimi interessi sul nome EYERIM.
Conseguentemente, la titolarità del suddetto marchio non può essere ritenuta come prova di un legittimo concorrente diritto al nome in capo alla Resistente.
Sussiste quindi anche il secondo requisito necessario per la riassegnazione del dominio non essendo emersa alcuna delle situazioni previste dall’art. 3.6, lettera b del Regolamento Dispute.
c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio
L’art. 3.6 lett. c) del Regolamento Dispute per la riassegnazione del nome a dominio prevede quale terzo requisito per la riassegnazione del nome a dominio che esso sia stato registrato e venga usato in malafede.
La registrazione del dominio in contestazione è avvenuta un paio d’anni dopo la creazione dei domini della Ricorrente su cui già dal 2015 EYERIM svolgeva la propria attività di negozio online per la vendita di occhiali e prodotti e servizi di ottica come risulta anche consultando la banca dati Archive.org.
Il segno EYERIM era dunque oggetto di utilizzo oggettivo nello stesso settore in cui VALLIS ammette di operare dal 2013 -e che dunque inevitabilmente doveva conoscere - ed era stato registrato dalla Ricorrente non solo come dominio di primo livello generico (.com) ma anche nei registri nazionali di numerosi paesi europei tra cui la Slovenia che è lo Stato di appartenenza della Resistente.
Motivo per cui è altamente probabile che la Resistente fosse a conoscenza dell'attività che la Ricorrente svolgeva con il proprio segno distintivo EYERIM al momento in cui il nome di dominio contestato è stato acquisito, visto che non solo era una concorrente di EYERIM S.R.O. ma svolgeva la propria attività di vendita on line di prodotti e servizi di ottica con le sue stesse modalità.
Inoltre, dal momento che VALLIS MG afferma di essere interessata al mercato italiano anche perché in Italia risiede una minoranza di popolazione di lingua slovena, sembra strano che abbia scelto un nome a dominio per l’Italia che in Slovenia non era disponibile in quanto già registrato dalla Ricorrente. Il dominio “eyerim.si” risulta infatti registrato da EYERIM S.R.O. fin dal 15/06/2016.
Circa la malafede nell’uso del nome a dominio, osserviamo come esso non sia stato oggetto di utilizzo alcuno fin dalla sua registrazione il 25/09/2017.
La Resistente ha asserito di aver operato per ben sei anni per configurare la struttura di un negozio online sul dominio contestato, sostenendo molte spese per la sua realizzazione ma, quando richiesto, non è stata in grado di addurre alcuna prova a sostegno di tali affermazioni.
Sembra dunque che non si possa che concludere che ci troviamo di fronte ad un caso di detenzione passiva (c.d. passive holding) del nome a dominio contestato.
La detenzione passiva del nome a dominio è un elemento da cui, secondo un principio ormai lungamente e pacificamente applicato nelle procedure di riassegnazioni nazionali ed internazionali, è deducibile la malafede in quanto lascia ipotizzare che, oltre alla mancanza di un interesse legittimo, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo (in questo caso la sua concorrente slovacca EYERIM S.R.O.).
Nel presente caso, si osserva anche la circostanza che dopo quasi sette anni dalla registrazione del dominio “eyerim.it”, VALLIS MG si sia precipitata a depositare il marchio sloveno EYERIM solo il giorno dopo aver ricevuto dal Registro.it la notifica che il dominio era stato sottoposto a procedura di opposizione, non appare coerente con una condotta diversa dalla malafede.
In aggiunta a ciò, risulta quanto meno poco coerente anche la scelta di rivendicare con il marchio EYERIM la classe 25 per cinture, cioè per un genere di prodotto che nulla ha a che vedere con il settore dell’ottica in cui la Resistente opera e che l’ha indotta, per sua stessa ammissione, a scegliere il dominio in contestazione proprio in quanto la dicitura EYERIM contiene un rimando alle montature di occhiali.
Conseguentemente, il tardivo deposito di questo marchio appare verosimilmente dovuto all’intento di cercare di creare un titolo a difesa in assenza di altri argomenti da opporre.
Da quanto sopra si ritiene provata anche la circostanza che il dominio è stato registrato in malafede e che di esso si sta facendo un uso non legittimo ai danni della Ricorrente.
Per i motivi che precedono, il Ricorso è fondato e deve essere accolto
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “eyerim.it” ad EYERIM S.R.O. con sede in Brezova 2055/22, 0521, Spisska Nova Ves – Slovacchia.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.