procedura di riassegnazione del nome a dominio

Svolgimento della procedura 

Con ricorso inviato per posta elettronica il 31 luglio 2012 e depositato in duplice copia cartacea presso Camera Arbitrale di Milano il 2 agosto 2012, Edizioni Condé Nast S.p.a., con sede in Piazza Castello, 27, Milano rappresentata dai procuratori speciali Avv.ti Matteo Oringher e Fabrizio Sanna, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.0 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio MYSELF.IT, assegnato a Piazza Affari S.r.l., con sede in via Cena, 4, Pineto (TE). 

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che: 

1. il dominio MYSELF.IT, è stato creato il 15 agosto 2011 ed è attualmente assegnato a Piazza Affari srl;

2. il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore challenged;

3. digitando l’indirizzo myself.it si viene reindirizzati all’indirizzo URL http://myself.it/, dal quale si può accedere ad un servizio che dovrebbe consentire di creare gratuitamente indirizzi di posta elettronica personalizzati. 

Il 6 agosto 2012, successivamente alla richiesta di conferma dei dati del Registrante al Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all’indirizzo postale di Piazza Affari S.r.l. risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e trasmetteva il solo reclamo anche tramite posta elettronica il giorno medesimo. Tuttavia, a seguito dello smarrimento del suddetto plico, la Segreteria, in data 7 settembre 2012, provvedeva a rinnovare il suddetto invio tramite raccomandata dopo aver richiesto al Registro una nuova conferma dei dati del registrante, che risultavano essere stati modificati nelle more. In pari data la Segreteria trasmetteva nuovamente il solo reclamo anche tramite posta elettronica. 

Il 19 settembre 2012, tramite posta elettronica la Segreteria informava le parti che il plico risultava essere stato recapitato il 17 settembre e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 12 ottobre 2012. In data 5 ottobre 2012, Piazza Affari S.r.l., rappresentata dall’avv. Roberto Manno, trasmetteva a mezzo email copia della replica ai sensi dell’art. 4.6 del  Regolamento mentre il cartaceo in duplice copia veniva ricevuto dalla Segreteria in data 16 ottobre 2012. 

Nello stesso giorno la Segreteria nominava quale esperto per la decisione l’avv. prof. Enzo Fogliani, che in pari data accettava l’incarico. Della nomina e dell’accettazione veniva data immediata comunicazione alle parti. 

Allegazioni della Ricorrente 

La Ricorrente afferma e documenta di essere licenziataria esclusiva per l’Italia dal 1 gennaio 2009 del marchio “myself”, in virtù di contratto di licenza concluso con la Advance Magazine Publishers Inc., titolare della registrazione comunitaria n. 4417085 sul segno "myself" del 19 gennaio 2007 (su domanda del 21 aprile 2005) per le classi di prodotti e servizi n. 9 (strumenti elettronici), 16 (editoria), 35 (vendita on-line), 38 (servizi di telecomunicazione multimediale), 41 (presentazioni di moda e spettacoli) e 42 (servizi scientifici e tecnologici). 

Su tale base, la Ricorrente documenta di essere editrice della rivista mensile “myself”, rivolta al pubblico femminile, il cui lancio in Italia è stato annunciato sin dalla primavera del 2011. Il primo numero della rivista, preceduto ed accompagnato da un’imponente campagna pubblicitaria del costo di svariati milioni di euro protrattasi per diversi mesi, è stato pubblicato nell’ottobre 2001. 

La Ricorrente documenta che il 15 agosto 2011 – quando la notizia dell'imminente pubblicazione della Rivista in Italia era nota e a poche settimane dal suo lancio – il nome a dominio myself.it era stato registrato dalla signora Andrea Denise Dinoia. La Ricorrente, una volta resasi conto di ciò, l’aveva contattata per ottenere il riconoscimento dei propri diritti sul marchio “myself” ed il trasferimento del nome a dominio a suo favore. Visto che tali contatti non avevano avuto alcun esito, la Ricorrente il 7 marzo 2012 aveva inviato ad Andrea Denise Dinoia una diffida, ricevuta il 13 marzo 2012. Anche tale diffida non aveva avuto alcun esito per la Ricorrente; anzi, pochi giorni dopo (26 marzo 2012) il nome a dominio in contestazione era stato trasferito dalla signora Dinoia alla Piazza Affari S.r.l. (odierna Resistente), società di cui risulta socio unico e amministratore il sig. Michele Dinoia. 

Secondo la Edizioni Condé Nast S.p.A., la registrazione del dominio da parte della Piazza Affari S.r.l. sarebbe illegittimo, in quanto – in violazione all’art. 22 del codice della proprietà industriale – è identico o simile ad un precedente marchio registrato. Sarebbe inoltre illegittimo per contrasto all’art. 100, IV comma, della legge sul diritto d’autore, in quanto è identico al titolo della rivista edita dalla Ricorrente. 

Per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, la Ricorrente evidenzia le circostanze:

1. Che il dominio in contestazione è stato registrato poche settimane dopo l’annuncio del lancio della rivista “myself”;

2. Che il trasferimento del dominio a soggetto collegato al primo assegnatario avrebbe avuto lo scopo di ritardare o comunque ostacolare il procedimento di opposizione innanzi al registro;

3. Che sia la originaria registrante, sia l’attuale Resistente sarebbero titolari di svariate migliaia di nomi a dominio e sarebbero stati coinvolti in numerose procedure di riassegnazione;

4. Che il servizio offerto dalla attuale home page del sito myself.it in realtà non sarebbe attivo;

5. Che l’utilizzo del nome a dominio da parte del Resistente provocherebbe un rischio di confusione per gli utenti Internet in relazione all’effettiva provenienza del servizio reclamizzato sul sito della Resistente.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio myself.it. 

Repliche della Resistente 

La Resistente, nel contestare il ricorso avversario, ne chiede in via preliminare il rigetto in quanto uno dei due difensori della Ricorrente è inserito nella lista degli esperti della Camera di commercio di Milano. Ciò sarebbe in contrasto con l’art. 3 delle Modalità di accreditamento dei Prestatori di servizi di risoluzione extragiudiziale delle dispute nell'ambito del ccTLD ".it", e sarebbe foriero, sempre secondo la Resistente, del rischio di “possibili conflitti d'interesse o altre forme di influenzamento della indipendenza e autonomia dell'arbitro nominato.” 

Nel merito, la Resistente osserva che l’attuale uso del nome a dominio (offerta di servizi di posta elettronica) è attività assolutamente distante da quella per la quale il marchio “myself” è attualmente utilizzato. Nega che la sola circostanza di aver registrato un gran numero di nomi a dominio sia di per sé indice di malafede, così come indice di malafede non può essere ritenuto il fatto che il sig. Dinoia sia stato in passato coinvolto in molteplici procedure di riassegnazione. Riguardo ad esse, a quelle indicate dalla Ricorrente (in cui è risultato soccombente), la Resistente  ne contrappone altre nelle quali la richiesta di riassegnazione del dominio è stata rigettata. La Resistente osserva al riguardo che il minimo numero di procedure in cui è stato coinvolto il sig. Dinoia (21) rispetto ai nomi a dominio registrati da lui o dalla sua società (oltre 28.000) indica invece che la sua è una lecita attività avente ad oggetto i domini internet e non l’illecita attività di cybersquatting che le procedure di riassegnazione combattono. 

La Resistente conclude chiedendo non solo il rigetto del ricorso, ma anche che sia dichiarato che esso è stato proposto dalla Ricorrente in malafede (reverse domain highjacking). Ciò in quanto la Ricorrente sarebbe stata conscia della legittimità della registrazione del dominio, tanto da offrirsi in un primo tempo di acquistarlo. 

Motivi della decisione 

1) Questioni preliminari

 a) Sul preteso conflitto di interessi 

In via preliminare, la Resistente rileva che uno dei difensori della Ricorrente è anche un esperto accreditato nella lista della Camera di Commercio di Milano, prestatore dei servizi di risoluzione delle dispute cui è stata affidata la presente procedura. Secondo la Resistente, ciò sarebbe in contrasto con l’art. 3 delle Modalità di accreditamento dei PSRD e dovrebbe condurre al rigetto del ricorso per conflitto di interesse.  

La questione è palesemente infondata.  

L’art. 4.22 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it specifica che alla procedura si applicano le norme del regolamento stesso e del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it. In tema di imparzialità ed indipendenza dell’esperto nominato per la risoluzione delle dispute, l’art. 4.8 del Regolamento precisa che “l’Esperto deve essere imparziale e indipendente e, prima dell’accettazione dell’incarico, deve prospettare al PSRD la sussistenza di qualsiasi circostanza che possa dar adito a dubbi sulla sua indipendenza ed imparzialità”. 

L’eccezione della Resistente pertanto è a priori infondata, sia perché basata su un documento (le Modalità di accreditamento) che non è applicabile alla procedura di riassegnazione, sia perché l’eccezione non è riferita al soggetto su cui in concreto grava l’obbligo di indipendenza ed imparzialità. Lo stesso art. 3 delle Modalità di accreditamento invocato dalla Resistente, peraltro, è del tutto chiaro (e conforme in ciò al Regolamento per la risoluzione delle dispute) laddove specifica che l’esperto “non dovrà aver seguito o svolto attività di assistenza legale o comunque aver preso cura di alcuna delle parti relativamente alla questione oggetto del contenzioso”. 

Pertanto, la circostanza che uno dei due difensori della Ricorrente sia anche nella lista degli esperti del PSRD adito è del tutto irrilevante laddove di fatto questi non sia poi l’esperto nominato per la decisione. 

D’altra parte, al di là di generiche affermazioni di un ipotetico “rischio di conflitto di interesse”, la Resistente non ha minimamente specificato – né prima, né dopo la nomina del sottoscritto esperto – quali motivi avrebbe per lamentare la mancanza di terzietà dell’esperto effettivamente nominato. 

b)   Sull’ambito dei poteri dell’esperto nelle procedure di riassegnazione 

Sempre in via preliminare, è opportuno ribadire che scopo delle procedure di riassegnazione non è stabilire chi fra le parti contendenti abbia o meno diritto ad un nome a dominio – decisione questa riservata alla magistratura o, su accordo delle parti, all’arbitrato – ma semplicemente verificare se la dichiarazione di colui che ha registrato il nome a dominio – secondo la quale con la registrazione non ledeva diritti di terzi – sia stata resa o meno in buona fede. 

In quest’ambito, non è fra i poteri dell’esperto valutare se la registrazione del dominio sia o meno illegittima secondo le norme sulla proprietà industriale o sul diritto d’autore. È stato giustamente messo in evidenza come nelle procedure di riassegnazione da un lato siano valorizzate come “titolo” al nome a dominio circostanze di fatto che non assurgono al rango di diritti soggettivi, ed anzi potrebbero essere con essi in contrasto; dall’altro, come fulcro della decisione sia l’elemento soggettivo della malafede nella registrazione e nel mantenimento, che, al contrario, nell’applicazione delle norme sui marchi o sul diritto d’autore può essere in molti casi irrilevante. 

Ciò premesso, si osserva che le deduzioni della Ricorrente sulla titolarità del diritto di esclusiva sul marchio “myself” e sul diritto d’autore sulla omonima testata valgono indubbiamente a stabilire l’esistenza di un diritto sul nome a dominio in contestazione, ma non comportano di per sé come conseguenza automatica l’accoglimento del reclamo, in quanto la Resistente potrebbe comunque dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio che ha registrato.

 2)      Sulla identità e confondibilità del nome a dominio con il marchio e la testata della Ricorrente 

La circostanza che il nome a dominio in contestazione sia identico al marchio “myself” di cui la Ricorrente è licenziataria non è contestato dalla Resistente (pag. 4, punto B1 delle repliche) e può dirsi quindi pacifica. 

Parimenti, non viene contestata né la legittimazione della Ricorrente, derivante dal contratto di licenza prodotto agli atti, né la registrazione del marchio “myself.it”, né tantomeno la titolarità della testata giornalistica in capo alla Edizioni Condé Nast S.p.A. 

È quindi pacifica la sussistenza della circostanza di cui all’art. 3.6, I comma lett. a del Regolamento. 

3)      Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio 

Per quanto attiene alla malafede nella registrazione del nome a dominio (art. 3.6, I comma lett. c del Regolamento), la Ricorrente deduce una serie di circostanze che ne dovrebbero dare dimostrazione. 

a)       Sul trasferimento del nome a dominio dopo la diffida 

La Ricorrente deduce come circostanza che proverebbe la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio la circostanza che, una volta ricevuta la diffida della Ricorrente, l’originaria registrante Andrea Denise Dinoia avrebbe repentinamente trasferito il dominio contestato a un soggetto evidentemente collegato. Ciò, secondo la Ricorrente, sarebbe indice di malafede, come al riguardo ritenuto in alcune procedure di riassegnazione relative a domini .com, in quanto cessione effettuata “all'evidente fine di ritardare o, comunque, ostacolare il procedimento di opposizione dinanzi al Registro.” 

La Resistente non nega la circostanza, precisando anche che la originaria intestataria del sito è figlia del socio unico ed amministratore della Piazza Affari s.r.l.; deduce tuttavia che il fatto è del tutto irrilevante ai fini della prova della malafede. 

La deduzione della Resistente appare corretta. Le affermazioni della Ricorrente infatti non tengono conto del fatto che, sul punto, le procedure italiane prevedono norme volte appositamente ad impedire che, mediante la cessione del dominio, ne sia ostacolato il recupero da parte di chi lo contesta. 

Le norme italiane, infatti, prevedono che prima di proporre la procedura di riassegnazione, la contestazione del dominio debba essere formalizzata innanzi al Registro del ccTLD .it mediante l’“opposizione” (art. 5 del Regolamento di assegnazione e gestione). A seguito dell’opposizione, il dominio viene posto dal registro in stato di “challenged”; il che comporta che “il nome a dominio non può essere sottoposto ad una operazione di modifica del registrante” (art. 5.1, ultimo comma Regolamento di assegnazione e gestione). In concreto, quindi, un nome a dominio opposto può solo essere cancellato (su richiesta del registrante o d’ufficio) o ceduto dal registrante stesso a chi lo ha contestato (art. 5.1.3, punti 3, 9 e 10 Regolamento di assegnazione e gestione). 

Non così nel regime delle procedure di riassegnazione di ICANN, nelle quali, mancando tali norme, effettivamente la cessione repentina del dominio in contestazione può ostacolare l’istaurazione della procedura, e pertanto è a volte ritenuto indice di malafede. 

Nelle procedure italiane, invece, ciò non accade, in quanto l’opposizione blocca il dominio per un tempo ampiamente sufficiente a trattare bonariamente la risoluzione delle dispute sui domini e, nel caso di insuccesso della trattativa, ad instaurare una procedura di riassegnazione o ricorrere alla magistratura. 

Si ritiene pertanto che il trasferimento del nome a dominio dalla originaria Registrante all’attuale Resistente non possa essere considerato indice di malafede. 

b)      Sull’attività di registrazione di nomi a dominio da parte della Resistente

Quale altro indice di malafede nella registrazione e mantenimento del dominio in contestazione, la Ricorrente deduce il fatto che la Resistente, il suo socio unico e amministratore Michele Dinoia, e sua figlia Andrea Denise Dinoia (originaria assegnataria del nome a dominio myself.it) sarebbero complessivamente intestatari (personalmente o tramite società facenti loro capo) di oltre 28.000 nomi a dominio e sarebbero stati soggetti complessivamente a 21 procedure di riassegnazione. La circostanza è ammessa e confermata dalla Resistente, la quale tuttavia rileva che 21 procedure di riassegnazione su 28.000 domini rappresentano solo lo 0,075% dei domini da essi registrati; il che escluderebbe l’esistenza del disegno accaparratorio – che il regolamento autorizza  a considerare quale elemento da cui dedurre la malafede della Resistente – ipotizzato dalla Ricorrente. 

Al riguardo, è opportuno premettere che la determinazione della malafede si sostanzia nell’accertamento di uno stato psicologico del soggetto agente (il cosiddetto elemento soggettivo), consistente nella consapevolezza di agire violando diritti altrui. Come tale, se Resistente è una persona giuridica (come nel caso di specie), esso deve essere riferito alla persona fisica cha la rappresenta o legittimamente ha agito in suo nome. Pertanto, nella determinazione dell’elemento soggettivo sulla base di comportamenti protrattisi nel tempo, è necessario fare riferimento non solo ai periodi in cui una determinata persona ha agito per conto della società che rappresenta oggi, ma anche a periodi in cui ha agito per conto proprio o in rappresentanza di altre persone giuridiche. 

Nel caso di specie, la Ricorrente ha provato che il sig. Michele Dinoia – attuale amministratore e socio Unico della Piazza Affari s.r.l. – è stato coinvolto in una serie di procedure di riassegnazione, sia in proprio, sia quale legale rappresentante della szk.com. 

Al riguardo, l’esame di tali decisioni evidenza come i nomi a dominio interessati fossero palesemente uguali a marchi famosi (p. es.: oreillyfactor.com, in relazione al marchio O’Reilly Factor; legoclub.com, in relazione al marchio Lego; wwwvolvocars.com, in relazione al marchio Volvo; shrm.com in relazione al marchio SHRM; marlborocigarette.com in relazione al marchio Marlboro; alianz.com in relazione al marchio Allianz; honeybakeham.com in relazione al marchio honeybakedham; centron.com, in relazione al marchio Centron; schalke04.com in relazione alla squadra di calcio omonima tedesca; fordcredit.com e fordperformance.com in relazione al marchio Ford; ovb.com in relazione al marchio OVB; realmadrid.com in relazione alla omonima squadra di calcio spagnuola; etc.). 

Quanto sopra induce a ritenere che ciò sia indice di registrazione sistematica di nomi a dominio corrispondenti a segni distintivi su cui terzi vantano diritti di privativa; circostanza questa considerata pacificamente elemento da cui poter dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento di un nome a dominio. 

c)       Sulla consapevolezza della lesione del diritto altrui 

Coglie poi nel segno l’affermazione della Ricorrente, secondo la quale entrambi gli assegnatari del nome a dominio in contestazione erano consapevoli dell’esistenza di diritti di esclusiva della Edizioni Condé Nast S.p.A. sulla parola “myself”. 

È stato infatti documentato come la prima assegnataria del dominio, Andra Denise Dinoia, abbia registrato il nome a dominio poco dopo l’annuncio del futuro lancio della rivista ”myself” in Italia. È anche stato documentato come poco tempo prima della cessione del dominio da costei alla odierna Resistente – amministrata da suo padre – la signora Dinoia avesse ricevuto una formale diffida a cedere il dominio in contestazione, nella quale erano chiaramente indicati i diritti di privativa in capo alla odierna Ricorrente. 

Dati i rapporti esistenti fra cedente e amministratore (e socio unico) della Piazza affari s.r.l. (figlia e padre), non è ragionevole ritenere che il sig. Dinoia ignorasse che il dominio era stato contestato dal legittimo esercente dei diritti di privativa sul marchio “myself”. 

Il dominio è quindi stato registrato ed è mantenuto nella consapevolezza che esso corrisponde esattamente ad un marchio ed a una testata giornalistica su cui la Ricorrente vanta diritti di esclusiva. 

4)      Diritti o titoli della Resistente al nome a dominio in contestazione 

Dimostrati dalla Ricorrente l’identità del dominio in contestazione al marchio di cui è licenziataria ed alla testata giornalistica di cui è editrice, e dimostrata la consapevolezza di ciò da parte della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, perché si dia luogo alla riassegnazione è necessario verificare che la Resistente non abbia un concorrente diritto o titolo al nome a dominio, in quanto, in tal caso, troverebbe applicazione il principio “prior in tempore, potior in jure” (first came, first served). 

Sotto questo aspetto, la cui dimostrazione spetta alla Resistente, Piazza Affari s.r.l. ritiene che l’attività attuale in corso sul sito (fornitura di indirizzi di posta elettronica del dominio myself.it),  sia indice del fatto che “prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” e che “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”; circostanze, queste, da cui il regolamento autorizza dedurre l’esistenza di un diritto o titolo al nome a dominio a favore del Resistente (art. 3.6 del Regolamento). 

Al contrario, la Ricorrente ritiene che tale circostanza sia a sua volta prova della malafede nella Registrazione, in quanto il servizio offerto non sarebbe funzionante. 

Ritiene il sottoscritto che la circostanza dedotta dalla Resistente non solo non conduca a ritenere l’esistenza di un suo diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione, ma al contrario, sia ulteriore elemento di malafede nel mantenimento del nome a domino in contestazione. 

Anzitutto, in punto di fatto, è da rilevare come il preteso servizio di fornitura di indirizzi di posta elettronica effettivamente non sia funzionante. Il sottoscritto esperto ha provato ad ottenerne uno, seguendo la relativa procedura indicata nel sito. Il processo apparentemente va a buon fine, con la comunicazione sulla pagina web che l’indirizzo sarà attivo in 24 ore, ma nulla di tutto ciò accade. Non si tratta evidentemente di un guasto momentaneo, visto che da un lato la cosa era già segnalata nel ricorso, dall’altro la prova è stata ripetuta più volte da indirizzi IP diversi. 

D’altra parte, è già stato rilevato più volte in precedenti procedure di riassegnazione che la fornitura di servizi a titolo gratuito (anche se funzionanti, il che non è il caso di specie) da parte di società commerciali, è di per sé indice di malafede, in quanto, per definizione, una società commerciale può solo avere fine di lucro. 

Né può ritenersi che la fornitura di tale servizio possa considerarsi un “omaggio promozionale” connesso ad altre prestazioni offerte dalla Resistente, in quanto non solo esse non si rinvengono nella pagina web presente sul sito, ma su detta pagina web non sono neppure indicati i dati (peraltro obbligatori) della Resistente, quali indirizzo, partita iva, rea, numeri telefonici, posta elettronica certificata o indirizzo e-mail. 

Né in alcun modo la Resistente ha provato che effettivamente un tale servizio di posta elettronica (per il quale non basta certo mettere in linea una paginetta web con un form da compilare) sia o sia mai stato attivo. 

Tale pagina, quindi, non solo non prova un legittimo uso del dominio in contestazione, ma dimostra ulteriormente la malafede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio myself.it. 

5) Sulla richiesta di dichiarazione di reverse domain highjacking 

La fondatezza del ricorso della Edizioni Condé Nast S.p.A. esclude a priori possa darsi luogo alla dichiarazione che la procedura sia stata promossa in malafede da parte della Ricorrente. 

* * *

Il ricorso per la riassegnazione del dominio myself.it è pertanto fondato e merita accoglimento. 

P.Q.M. 

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “MYSELF.IT” alla Edizioni Condé Nast S.p.A., con sede in Piazza Castello, 27, Milano. 

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli adempimenti di sua competenza.