procedura di riassegnazione del nome a dominio

Svolgimento della procedura 

Con deposito  di ricorso  perfezionatosi il giorno  01/04/2016  presso la Camera Arbitrale di Milano,TINTEL B.V con sede nei Paesi Bassi,Voorstraat, 2 3201BB Spijkenisse, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Olaf William Hendry KOK ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo  il  trasferimento   in  proprio   favore  del  nome  a  dominio   PAY.IT, assegnato al Sig. Drewniak WOJCIECH - Zubrow 5, Bielsko-Biala 43300 (Polonia). 

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

 a) il dominio PAY.IT è stato creato il 16/12/1999;

b) il nome a dominio  è  stato  sottoposto  a opposizione e la  stessa è  stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore challenged;

c) digitando l'indirizzo PAY.IT (01/04/2016)  si viene  indirizzati a una  pagina riportante una serie di link (tra gli altri My Pay, pay, bill pay phone, conto carta, pay bills credit card, ecc. ) e, a piè di pagina, la dicitura "2016  Copyright. All Rights  Reserved.The Sponsored Listings displayed above are served automatically by o third party. Neither the service provider nor the domain owner maintain any relationship with the advertisers. In case of trademark issues please contact the domoin owner directly (contact information can be found in whois). Privacy Policy". 

Il 5 aprile 2016, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la  Segreteria provvede a  inviare  tramite  raccomandata  a.r. il reclamo  e  la  documentazione  allegata  all'indirizzo  confermato  dal Registro stesso, nonché  ad  anticipare  il reclamo  all'indirizzo  email  del  Registrante informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. L'indirizzo email del Registrante ha fornito messaggio di errore in occasione di tutte le comunicazioni riguardanti la procedura (DNS Error: 6358430 DNS type 'mx' lookup of lesssspam.net responded  with     code  NXDOMAIN   Domain    name    not found: lesssspam.net). 

La  raccomandata risulta  essere stata  consegnata al destinatario  il 13 aprile  2016. La Segreteria comunica perciò alle parti il termine  ultimo  per  la presentazione di eventuali repliche,fissato al 19 maggio 2016. 

Il 16 maggio vengono depositate le repliche da parte dell'avv. Andrea Valente Cioncoloni, in  nome  e per  conto  del sig. Wojciech. In  pari data  la Segreteria inoltra  la documentazione ricevuta all'istante e al Registro via posta elettronica. 

La  Segreteria incarica  il Prof. Avv.  Enzo Fogliani della  decisione, che accetta l'incarico in data 17 maggio 2016.

La Segreteria  il  17  maggio  2016  dà  comunicazione  alle  parti  del nominativo dell'esperto e fissa il termine per la decisione all'8 giugno 2016. 

Allegazioni della Ricorrente 

la Ricorrente è società olandese fondata nel 1999 con il nome di Tintel BV. . Nel  proprio   ricorso,  essa  afferma   di   aver   mutato   nel  2007  la  propria denominazione in Pay.nl., acquistando i domini pay.nl.e pay.be. Su tali domini essa offre ai propri clienti servizi di pagamento locali ed internazionali, con circa 4.000 visitatori al giorno. 

La ricorrente  afferma  che il sig. Drewniak  Wojciech non  è  conosciuto, personalmente  o  come  ente  commerciale, con  il nome  corrispondente  al dominio registrato.Il sito posto sul dominio sarebbe privo sostanziale contenuto, il che escluderebbe che di esso se ne stia facendo un uso legittimo. 

Il dominio,   secondo  la  ricorrente,   non  sarebbe  utilizzato  per  scopi commerciali propri dell'intestatario, ma per sfruttare  gli accessi al sito indotti dalle ricerche sul web con la parola pay. Ciò configurerebbe un "passive domain holding" che indica l'intenzione  dell'assegnatario di detenere il dominio al solo scopo di rivenderlo  e/o di creare un ostacolo a chi lo vorrebbe legittimamente rivendere. 

La ricorrente chiede quindi la riassegnazione del dominio in contestazione, segnalando che già in passato due domini registrati dal resistente sono stati oggetto di vittoriosa riassegnazione.

Allegazioni del resistente 

Il Sig.Drewniak Wojciech contesta le affermazioni del Ricorrente, rilevando che non è stata provata l'identità fra il nome a dominio contestato e un proprio marchio registrato, o la propria  denominazione. In ogni caso, la parola "pay" sarebbe priva di capacità distintiva e non idoneo a garantirne ad un eventuale titolare l'uso esclusivo, in quanto descrittivo dei servizi offerti. 

Neppure  provato  sarebbe  l'asserito  sviamento  di clientela, in  quanto digitando la parola "pay" su Google, i domini della Ricorrente non apparirebbero neppure  nelle  prime  cinque  pagine. L'uso del dominio  sarebbe comunque legittimo, in quanto sul dominio in contestazione non verrebbe svolta la stessa attività svolta sui domini della ricorrente.  

Per quanto riguarda infine la malafede, il sig. Drewniak Wojciech deduce che la denominazione della società ricorrente  e la registrazione dei domini da essa citati sarebbe successiva alla creazione del dominio pay.it, risalente al 16 dicembre 1999. 

Il sig.Drewniak Wojciech conclude pertanto per il rigetto del ricorso. 

Motivi della decisione

 1) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio 

L'articolo 3.6, lett.a) del Regolamento prevede che il trasferimento  di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità  con ...un  marchio, o altro  segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti,o al proprio nome e cognome...".

La Ricorrente non ha provato di essere titolare  di un marchio "pay", che, peraltro, è una parola comune in lingua inglese. Per quanto riguarda il proprio nome, ha prodotto una visura camerale olandese, dalla quale si ricava che il suo nome è "Tintel B.V.". Dalla visura in questione risulta anche che essa utilizza come "Handelsna(a)m(en)" (nomi commerciali)  i nomi pay.nl, pay.be, pay.lu, pay.eu, che peraltro sono denominazione sostanzialmente nella forma dei nomi a dominio del Benelux e .eu. 

L'affermazione contenuta nel riscorso, secondo la quale"nel 2007 il nome della società viene modificato in Pay.nl e viene acquistato il dominio www.pay.nl" non appare corretta; ed a conferma di ciò, il whois del dominio  pay.nl indica come registrante la TinTel B.V. e non una società denominata pay.nl. 

L'orientamento  consolidato delle procedure di riassegnazione è che non costituisca diritto all'assegnazione di un  nome  a dominio  il fatto  di averne registrato un altro identico in diverso TLD; sicché il fatto che la Ricorrente abbia registrato il dominio  pay.nl e con tale nome ne pubblicizzi l'attività non pare elemento rilevante ai fini dell'art. 3.6, lett.a) del Regolamento. 

2) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. 

L'art. 3.6. del Regolamento prevede  quale onere  del   Ricorrente la dimostrazione della malafede del Resistente nella registrazione e nell'uso del nome a dominio. 

Non è dato sapere esattamente quando il sig. Drewniak Wojciech abbia registrato il nome a dominio pay.it. Il dominio risulta creato il16 dicembre 1999, ma verosimilmente  è stato  originariamente  registrato  da altra  persona. Sul whois, il Registrant Drewniak  Wojciech risulta  infatti creato  solo il 13  agosto 2014; il che significa che fra  tale  data  ed  il 2007  (anno in  cui sono  stati riorganizzati dal Registro i dati degli assegnatari dei nomia  dominio italiani) non era presente nel database whois dei domini.it.. E' quindi ragionevole ritenere che il dominio sia stato acquisito dal Resistente nella data in cui il Registro ha creato il suo dato nel whois (13 agosto 2014). 

Non appare quindi pertinente l'osservazione delesistente secondo cui la precedenza della  creazione  del dominio  pay.it  (1999)  rispetto  a  quella  del dominio pay.nl (2001) escluderebbe di per sé la malafede; la quale deve essere valutata non in capo al primo assegnatario del dominio in assoluto, ma in capo a chi sia titolare del dominio nel momento in cui esso viene contestato. 

Ciò premesso, è necessario esaminare se gli elementi di fatto portati dalla Tintel   B.V. dimostrino   la  malafede  del  sig.  Drewniak  Wojciech; ossia che registrando il nome a dominio pay.it egli ledeva i diritti diTintel BV. . 

Si è già visto come la parola "pay" sia un verbo di uso comune in lingua inglese, avendo come significato "pagare". La  Ricorrente non ha alcun marchio registrato "pay''; quelli che indica come altri suoi nomi commerciali, di fatto non sono che i nomi dei domini su cui esercita la sua attività nei tre paesi del Benelux. 

L'esame dei siti web della società ricorrente  posti sui domini pay.nl e pay.be rivela che la Tintel B.V. rivolge i suoi servizi essenzialmente alla clientela olandese e belga-fiamminga, in quanto il contenuto  dei due siti - identici - è esclusivamente in lingua olandese. 

Le parole pay.nl o pay.be compaiono nella pur ampia e ricca prima pagina del sito solo un paio di volte; ed è probabilmente questo il motivo per il quale­ come evidenzia il sig. Drewniak Wojciech nelle  proprie  repliche - i siti della Ricorrente non appaiono nelle pagine dei motori di ricerca digitando la parola "pay".  Ed invero, digitando  su google.com  la  parola  "pay", né  i siti  della ricorrente, né quello del resistente appaiono nei circa 400 risultati proposti. 

Ciò esclude qualsiasi fondamento all'asserzione della Ricorrente secondo cui il dominio sarebbe "attualmente utilizzato (...) solo per sfruttare gli accessi al sito www.pay.it  indotti  dalla ricerca sul web con le parole chiave pay, con l'intento di sviare la clientela del ricorrente su altri siti di pagamento di altre società, oppure di indirizzare gli utenti su siti di servizi gratuiti non attinenti al nome pay". 

Anche ammesso e non concesso che la Tintel B.V. potesse vantare sulla parola "Pay" un diritto di privativa (cosa di cui è lecito dubitare), avrebbe dovuto dimostrare  che il sig. Drewniak Wojciech, polacco, era  conscio di violarlo  nel momento in cui registrava in Italia il dominio  pay.it. Cosa che, in  mancanza di ulteriori elementi che era onere della Ricorrente fornire, può ragionevolmente escludersi, sia in ragione delfatto che la clientela della Ricorrente appare limitata agli  Olandesi ed  ai Belgi nella  cui lingua  vengono  offerti i prodotti  della ricorrente, sia per la nazionalità polacca del Registrante. 

Per i medesimi motivi può escludersi il dominio fosse stato registrato con lo scopo di sviare la clientela della Ricorrente. Essendo i suoi siti unicamente in lingua olandese, non appaiono rivolti a clientela di lingua italiana, cui invece appare rivolto  il sito  in contestazione. Oltre  a ciò, si rileva  che l'analisi dei contenuti del sito posto su pay.it esclude che su di esso si svolga la stessa attività commerciale della ricorrente, in quanto vi si trovano soltanto link a siti terzi, da cui il titolare  ricava probabilmente  introiti pubblicitari  "pay  per click"; cosa questa di per sé del tutto legittima. 

Per tale  motivo  è  infondata  anche la pretesa della  ricorrente  che la malafede  sia dimostrata  dal passive holding del dominio  (ossia, specifica il ricorrente, "detenzione del dominio per un periodo prolungato di tempo senza uso alcuno da  parte  dell'assegnatario"); a  parte  la  contraddittorietà  della deduzione con quanto  poco prima  affermato  nel ricorso, che esclude che il dominio non fosse utilizzato, è documentato l'utilizzo del dominio  per ottenere proventi con pubblicità pay per click, cosa di per sé del tutto lecita. 

Neppure fondata la pretesa di dedurre  la malafede dal fatto  che il sig. Drewniak Wojciech sarebbe stato coinvolto in due precedenti procedure di riassegnazione, cosa che farebbe dedurre un disegno accaparratorio da parte dello stesso. 

Anzitutto, si rileva che le due procedure indicate dal Ricorrente risalgono ad oltre 10 anni fa (anno 2004 e anno 2006), mentre, come già detto, il dominio in contestazione appare essere stato registrato  solo nel 2014. Già per il solo fattore cronologico, non appare possibile collegare i domini riassegnati nel 2004-2006 ad un disegno accaparratorio comune con quello oggi in contestazione. 

In  secondo luogo, i domini riassegnati nel 2004  e  2006 erano  stati registrati da una società - ITCG S.e. W. Drewniak, M. Olczykowski di Marcin Olczykowski - e non da una persona fisica, come pay.it. 

Non  è stata  quindi  data  alcuna  dimostrazione  della  mala  fede  del Resistente nella registrazione e nell'uso del nome a dominio, né di alcuno degli elementi dai quali il Regolamento autorizza a ritenerla sussistente. 

3)   Sul  diritto o  titolo  della   Resistente  al   nome   a  dominio in contestazione.

 Per completezza, si rileva che da quanto documentato  il sig. Drewniak Wojciech, egli risulta  aver titolo al dominio  in contestazione ai sensi dell'art. 3.6. c) del Regolamento. E' infatti provato  che egli "del nome a dominio sta facendo un legittimo uso, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato", in quanto lo utilizza per trarne profitto mediante pubblicità pay per click.

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Non sussistono quindi i requisiti per far luogo alla riassegnazione, non avendo da un lato il Ricorrente provato la malafede del Registrante, dall'altro dovendosi ritenere che il Registrante abbia titolo all'utilizzo del nome a dominio in contestazione. 

P.Q.M. 

Il ricorso per la riassegnazione del dominio "pay.it" è respinto. Il dominio resta pertanto assegnato al Sig. Drewniak WOJCIECH. 

La presente  decisione verrà  comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.