procedura di riassegnazione del nome a dominio

Svolgimento della procedura 

Con deposito di ricorso perfezionatosi il 7 gennaio 2019 presso la Camera Arbitrale di Milano, il dr. Marco Zanazzi, Viale dei Mille 8, Firenze, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio MANINCHARGE.IT, assegnato alla Sig.ra Carla Castro De La Maza Martinez Lavin, via Amerini 36/a Vinci (FI). 

Ricevuto il reclamo e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che: 

• il dominio MANINCHARGE.IT è stato registrato il 31 ottobre 2018;
• il nome a dominio è stato sottoposto ad opposizione, registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore ok/challenged;

• digitando l’indirizzo MANINCHARGE.IT si viene diretti a una pagina web riportante la politica di Register.it sull’utilizzo dei cookies e la dicitura “it a dada brand”, “questo dominio è già stato registrato”, “ti interessa questo nome?” oltre a una serie di link apparentemente destinati alla promozione di servizi destinati al recupero (Recupera questo dominio) e alla registrazione di nomi a dominio (Cerca un dominio simile). 

Il 7 gennaio 2019, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria ha inviato il reclamo all’indirizzo di posta elettronica della Resistente e l’intera documentazione all’indirizzo postale indicato nel whois tramite posta raccomandata a.r. informandola della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento della documentazione. 

Ricevuta conferma della regolare consegna della raccomandata effettuata  in data 10 gennaio 2019, il 17 gennaio 2019 è stato comunicato il termine per il deposito di eventuali repliche al 14 febbraio 2019. Le repliche sono state depositate in formato elettronico in data 7 febbraio 2019 ed in pari data inoltrate dal PSRD al Ricorrente e al Registro. 

Il PRSD ha quindi nominato l’avv. Enzo Fogliani, che ha accettato in data 7 febbraio 2019 e, vista la richiesta della Ricorrente, con ordinanza del 12 febbraio 2019 ha assegnato al Ricorrente termine fino al 19 febbraio 2019 per l’invio di repliche e alla Resistente termine sino al 26 febbraio 2019 per la presentazione  di controrepliche, indicando quale termine per il deposito della decisione il 15 marzo 2019. 

Allegazioni del Ricorrente 

Il Ricorrente, dott. Marzo Zanazzi, afferma di aver costituito il 29 ottobre  2018 sul social network Facebook un gruppo segreto (tipologia particolare di gruppo non raggiungibile dalla generalità degli utenti ma esclusivamente da quelli invitati dagli iscritti) denominato “Man in charge” riservato ad utenti di sesso maschile, avente scopo di promuovere reciproche collaborazioni in ogni ambito della vita quotidiana. 

Tale gruppo (in sigla MIC) a dire del Ricorrente sarebbe contrapposto idealmente al gruppo “Woman in charge” (in sigla WIC) creato precedentemente a quello del Ricorrente sul medesimo social network Facebook e gestito dalla odierna Resistente, sig.ra Carla Castro De La Maza. 

Secondo il Ricorrente, la Resistente, venuta a conoscenza della creazione del gruppo MIC, avrebbe registrato il nome a dominio manincharge.it al solo scopo ed intento di ostacolare la crescita del gruppo del Ricorrente. 

Per quanto riguarda l’identità e confondibilità del nome a dominio con il nome o il marchio del Ricorrente, il dott. Zanazzi afferma che il gruppo Facebook “Man in Charge” sarebbe realmente esistente (seppur raggiungibile esclusivamente su invito degli iscritti) e consterebbe di circa 5.650 membri. 

Il Ricorrente afferma inoltre che per tutelare l’identità del gruppo, il 9 novembre 2018, avrebbe registrato il marchio MAN IN CHARGE nonché diversi nomi a dominio contenenti il nome “man in charge” o la sigla “mic”. 

Quanto invece ai diritti o ai titoli della Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione, il Ricorrente afferma che la Resistente avrebbe registrato il nome a dominio in parola per trarre in inganno i membri del gruppo di cui egli è titolare o per creare un ostacolo allo sviluppo dello stesso sul web. 

Infine, per quanto attiene la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in parola, il Ricorrente si appella ad un video in cui la sig.ra Castro affermerebbe che il gruppo “Man in Charge” sarebbe stato creato precedentemente alla registrazione del nome a dominio in parola, ma che sarebbe comunque frutto di un proprio progetto e che la registrazione del dominio sarebbe avvenuta per tutelare la propria idea. 

Il Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del dominio manincharge.it. 

Posizione della Resistente 

La Resistente, nelle proprie repliche, afferma che nel gennaio 2018 avrebbe fondato un gruppo segreto denominato “Woman in Charge”, le cui partecipanti, (chiamate “WIC), trattano come oggetto principale il tema dello empowerment delle donne. 

Il successo del gruppo – che secondo la Resistente sarebbe cresciuto rapidamente fino a raggiungere 30.000 iscrizioni (limite massimo imposto da Facebook) ed una notevole risonanza mediatica sia a livello regionale che nazionale - avrebbe spinto la sig.ra Castro ad ampliare il progetto “Woman in Charge” estendendolo anche al pubblico maschile. 

Il 7 maggio 2018, pertanto, il sig. Massimo Frosini, marito della odierna Resistente, avrebbe presentato una domanda di registrazione del marchio “WIC Woman in Charge”. Marchio che dopo aver ottenuto – a dire della Resistente - la registrazione il successivo 30 novembre 2018, è stato ceduto in licenza gratuita e a tempo indeterminato alla sig.ra Castro. 

Il 20 settembre 2018 la Resistente avrebbe fondato l’Associazione di Promozione Sociale “Woman in Charge”. 

Per quanto attiene la vicenda trattata nella presente procedura di riassegnazione, la Resistente sostiene che il Ricorrente, in data 29 ottobre 2018, avrebbe registrato il gruppo Facebook segreto denominato “Man in Charge” “MIC” imitando nome, format, sigla di abbreviazione (WIC – MIC) del gruppo “Woman in Charge” nonché dell’omonima Associazione di cui essa è fondatrice, sfruttando l’effetto confusorio ingenerato negli utenti al fine ottenere una rapida crescita in termini di iscrizioni. 

La Resistente afferma inoltre di aver successivamente registrato diversi nomi a dominio legati al proprio marchio tra cui – in data 31 ottobre 2018 maincharge.it - al fine di proteggere il suo progetto iniziale di estendere il format già avviato anche al pubblico.

Successivamente, in data 9 novembre 2018, il sig. Frosini, marito della sig.ra Castro, ha depositato la domanda di registrazione del marchio “MIC Man/Men in Charge.” 

Quanto alla identità o confondibilità del nome a dominio con un nome o un marchio registrato, la Resistente afferma che il dott. Zanazzi avrebbe falsamente dichiarato nel proprio ricorso di essere titolare del marchio registrato denominato “Man in Charge”, avendo depositato solo una domanda di registrazione dello stesso. 

Tale domanda di registrazione – a dire della Resistente – sarebbe in evidente conflitto con il precedente marchio registrato dal sig. Frosini e denominato “Woman in Charge” nonché con la precedente domanda di registrazione del marchio “MIC Man/Men in Charge”. 

La Resistente rileva inoltre che tra i gruppi Facebook “Woman in Charge” e “Man in Charge”, ci sarebbero comunque diverse somiglianze sul piano concettuale, visivo, fonetico, soprattutto in considerazione della identità totale della parte più rilevante del marchio che sarebbe costituita dalla connotazione “in charge”. 

La Resistente sostiene che non sarebbe integrato il primo requisito richiesto dal Regolamento in quanto il Ricorrente non vanterebbe alcun diritto sul nome a dominio manincharge.it. 

La Resistente sostiene al contrario di essere la legittima titolare dei diritti sul nome a dominio in parola in quanto licenziataria della domanda di registrazione del marchio “MIC Man/Men in Charge” depositata in data precedente a quella del sig. Zanassi; utilizzatrice e licenziataria del marchio “WIC Woman in Charge” nonché amministratrice del gruppo segreto Facebook Woman in Charge; fondatrice e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Woman in Charge; titolare di numerosi nomi a dominio recanti tra cui quello oggetto della presente procedura di riassegnazione. 

Quanto infine alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio manincharge.it, la Resistente sostiene di aver registrato il predetto nome a dominio allo scopo di estendere il concept “Woman in Charge” al pubblico maschile oltre che per difendere il proprio marchio “Woman in Charge” dalla condotta dell’odierno Ricorrente. 

La Resistente conclude per il rigetto della domanda avversaria. 

Repliche del Ricorrente 

Il Ricorrente, in replica alle deduzioni della Resistente, ribadisce innanzitutto che i suoi diritti sul nome a dominio in parola deriverebbero dalla sua qualità di Presidente dell'Associazione "Man in charge" di cui l’omonimo gruppo Facebook è parte integrante.

 Il Ricorrente rileva, inoltre, che le registrazioni dei domini indicati dalla  Resistente nel proprio scritto difensivo, non solo sarebbero avvenute successivamente alla creazione del gruppo Facebook “Man in Charge”, ma sarebbero state effettuate ad opera di un terzo: il sig. Frosini, marito della Resistente. 

Il Ricorrente sostiene che la Resistente avrebbe registrato il dominio in parola nonostante fosse a conoscenza dell’esistenza di un gruppo Facebook omonimo. Gruppo creato dal Ricorrente senza voler contrastare quello già esistente della Resistente - che non rappresenterebbe, a suo dire, una creazione originale essendo una “copia” di altri gruppi già esistenti in altri Paesi – e senza voler sfruttare Woman in Charge per acquisire notorietà.

 Il Ricorrente sostiene che essendo i gruppi in parola “segreti” – e quindi rintracciabili solo su invito degli utenti già iscritti - la crescita del suo gruppo man in charge sarebbe potuta avvenire solo per il tramite di una operazione di passaparola ed inviti e non anche per l’assonanza con il gruppo della Resistente. 

Il sig. Zanazzi contesta le affermazioni della Resistente secondo cui egli non avrebbe alcun diritto sul marchio Man in Charge avendo presentato solo la relativa domanda registrazione. Secondo il Ricorrente, in analoga situazione si troverebbe anche la Resistente, o meglio il sig. Frosini, suo marito, il quale avrebbe provveduto a presentare la relativa domanda ad oggi non ancora accolta. 

Per quanto riguarda la identità o confondibilità del nome a dominio, il Ricorrente afferma che il suffisso in charge sarebbe un termine inglese di uso comune e pertanto non identificativo del prodotto in parola. 

Il Ricorrente ribadisce inoltre che al momento della creazione del gruppo Facebook segreto denominato Man in Charge non esisteva ancora alcun gruppo uguale o con lo stesso nome riferibile alla sig.ra Castro. 

Quanto ai diritti sul nome a dominio, il Ricorrente contesta le affermazioni di parte Resistente rilevando che il documento (“Dichiarazione attestante la concessione del marchio in licenza”) da essa prodotto e dal quale dovrebbe emergere il suo diritto sul marchio, oltre a non poter essere qualificabile come "contratto di licenza" per mancanza di elementi essenziali, sarebbe anche privo di data certa. 

Il Ricorrente produce inoltre documentazione dalla quale risulta che la domanda di registrazione del marchio Man in Charge presentata dal marito della Resistente sarebbe ancora in attesa di approvazione. 

Sulla malafede il Ricorrente sostiene che la Resistente, per sua stessa ammissione, avrebbe registrato il nome a dominio in parola esclusivamente allo scopo di incrementare il proprio bacino di utenza riferito al suo gruppo Woman in Charge. 

Infine il Ricorrente afferma che i suoi diritti sul nome a dominio in parola deriverebbero da un preuso del marchio Man in Charge. 

Controdeduzioni della Resistente 

La Resistente, nelle proprie controdeduzioni, sostiene che prima del 29 Ottobre 2018, il Ricorrente sarebbe stato titolare solo di un blog denominato “Marco’s Blog”, in nessun modo riferibile al nome a dominio oggi in contestazione. 

Inoltre, secondo la Resistente, il 28 Ottobre 2018 il sig. Zanazzi e la sig.ra Castro avrebbero avuto un diverbio dal quale sarebbe emerso che l’odierno Ricorrente non soltanto non fosse a conoscenza dell’esistenza dei gruppi Facebook “segreti”, ma che li ritenesse addirittura anticostituzionali. 

La Resistente afferma pertanto di aver registrato il nome a dominio in parola senza ledere alcun diritto altrui in quanto al momento della registrazione non esisteva alcun segno identico o marchio riconducibile al Ricorrente o ad altro soggetto. 

La Resistente contesta inoltre quanto affermato dal Ricorrente sul preuso del marchio sostenendo che la creazione di un gruppo Facebook, peraltro segreto, non sarebbe sufficiente a generare la creazione di un marchio di fatto. 

Infine la sig.ra Castro contesta lo statuto ed atto costitutivo dell’Associazione denominata Man in Charge prodotto dal Ricorrente in quanto tale documento sarebbe privo di data certa, oltre a non recare la prova della relativa registrazione, o la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. 

La Resistente respinge poi le accuse mosse dal Ricorrente relative ad una presunta attività di cyber squatting che consiste nella registrazione di nomi a dominio identici segni distintivi o nomi di terzi, spesso celebri o rinomati, al fine di appropriarsi della notorietà di tali segni distintivi e di ottenere un ingiusto vantaggio. 

Motivi della decisione 

Occorre osservare preliminarmente che elemento fondamentale delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio è la dimostrazione da parte del Ricorrente della contemporanea sussistenza di tre elementi diversi, ossia:

a) l’identità o possibilità che il nome a dominio in contestazione possa indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome;

b) l’assenza di un diritto o titolo del Resistente in relazione al nome a dominio in contestazione;

c) la malafede del Resistente nella registrazione e nell’uso del dominio. 

Se il Ricorrente prova che sussistono assieme le predette condizioni ed il Resistente non prova a sua volta di avere un concorrente diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al Ricorrente. 

Sulla identità e confondibilità del nome a dominio 

L’articolo 3.6 lett. a) del Regolamento Dispute prevede, fra le altre cose, che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto solo qualora sia provata l’identità del segno o la sua confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...”. 

Esclusa a priori la identità del nome a dominio con il nome e cognome del Ricorrente, questi afferma in sostanza di avere diritto al segno “manincharge” sulla base di ciascuna delle seguenti circostanze:

1. il nome a dominio it riproduce integralmente il nome del gruppo segreto Facebook di cui egli sarebbe il titolare;

2. il nome a dominio it corrisponde al marchio registrato dallo stesso ricorrente;

3. il nome a dominio it corrisponde al nome della omonima associazione di cui egli si afferma fondatore;

4. il segno man in charge sarebbe un marchio di fatto di cui egli avrebbe fatto uso precedente alla registrazione del dominio. 

Tenendo presente che, ovviamente, il diritto del ricorrente sul segno identico o confondibile al nome a dominio in contestazione deve essere preesistente alla registrazione del nome a dominio stesso, nessuna di tali circostanze appare idonea a ritenere soddisfatto il requisito previsto dall’art. 3.6 lett. a) del regolamento. 

Quanto al primo, la fondazione da parte del Ricorrente del gruppo segreto Facebook denominato man in charge due giorni prima della registrazione del dominio in contestazione è affermazione del Ricorrente che non trova riscontro quanto alla asserita data in cui sarebbe avvenuto. In altre parole, manca prova che il gruppo segreto denominato man in charge sia anteriore alla registrazione del dominio. 

Quanto al secondo, non solo manca la prova che il marchio man in charge sia stato effettivamente registrato, ma la domanda di registrazione del marchio è, per stessa ammissione del Ricorrente, successiva alla registrazione del nome a dominio in contestazione; sicché su tale base nessun diritto poteva vantare il Ricorrente. 

Quanto al terzo, da un lato manca la prova della data certa della costituzione dell’associazione Man in Charge, che il Ricorrente afferma essere stata costituita tre giorni prima della registrazione del nome a dominio; dall’altro, il dottor Zanazzi ha agito in nome proprio e non a nome dell’associazione, come risulta evidente dal fatto che solo nelle proprie deduzioni alle repliche del Resistente tale associazione viene per la prima volta nominata. 

Quanto al quarto, non sembra concepibile parlare, nel caso di specie, di “preuso di marchio di fatto”. Se per marchio si intende – come lo definisce l’ufficio brevetti e marchi – “un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre aziende”, è evidente che nel caso di specie è del tutto carente sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo. Un gruppo Facebook non sembra potersi definire un prodotto o un servizio;    né     il     dottor     Zanazzi     risulta     essere     un     imprenditore (dato che nel suo ricorso si qualifica come dottore commercialista e revisore contabile). Oltre a ciò, per aversi preuso del marchio di fatto deve essere provato, fra l’altro, un suo uso costante ed omogeneo nel tempo; cosa che non sussiste nel caso di specie, in quanto, anche a voler dar credito all’affermazione del Ricorrente, si tratterebbe di un preuso al massimo di appena tre giorni, dato che l’associazione Man in Charge, secondo le sue stesse affermazioni, sarebbe stata costituita il 28 ottobre 2018 ed il gruppo segreto facebook creato il giorno dopo. 

Non risulta quindi soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 3.6, lettera a) del Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio. 

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Dato che il Ricorrente non ha provato di avere diritti preesistenti alla registrazione del dominio in contestazione su un marchio o altro segno distintivo aziendale identico o confondibile con il nome a dominio stesso, è esclusa ogni possibilità che il dominio gli venga riassegnato, mancando il primo dei tre requisiti indispensabili, secondo l’art. 3.6 del regolamento, per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio. 

E’ quindi superflua ogni ulteriore valutazione circa l’esistenza di un diritto o titolo dell’attuale assegnatario al nome a dominio in contestazione (art. 3.6 lett. b) e della eventuale malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio (art. 3.6 lett. c). 

Tutte le altre questioni animosamente dibattute fra le parti (quali ad esempio la paternità dell’idea, la registrabilità come marchio dei rispettivi gruppi segreti Facebook, l’eventuale nullità dei suddetti marchi) esulano dall’ambito della presente procedura, nella quale conta la dimostrazione delle circostanze indicate dall’art. 3.6 del regolamento, e dovranno essere risolte dalle parti in altra sede. 

P.Q.M. 

Si respinge il ricorso per la riassegnazione del nome a dominio manincharge.it, che rimane assegnato alla Sig.ra Carla Castro De La Maza Martinez Lavin, via Amerini 36/a Vinci (FI). 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.