Fuori dai giudizi. Dentro le soluzioni
20 marzo 2018
UNILEVER N.V.
MACROSTEN LTD
Prof. Avv. Enzo Fogliani
15 giugno 2018
respinto
Svolgimento della procedura
Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 20/03/2018 presso la Camera Arbitrale di Milano, UNILEVER N.V., con sede in Weena 45, 3013 AL, Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata da SILKA Law AB, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio DERMALOGICA.IT, assegnato a Macrosten Ltd., con sede in 77 Strovolou Ave, Strovolos Center, off. 204 Strovolos, Nicosia 02018 (CY). Ricevuto il reclamo e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:
Il 23/03/2018, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare reclamo ed allegati tramite raccomandata con avviso di ricevimento presso l’indirizzo postale del Resistente e ad anticipare il solo reclamo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento.
L’invio presso la casella di posta elettronica forniva un primo (ed unico) messaggio di errore – “delay” - .
La raccomanda era recapitata correttamente il 18 aprile successivo. Nella stessa data veniva comunicato alle parti il termine per il deposito di eventuali repliche, fissato al 25 maggio 2018.
L’avv. Manno contattava la Segreteria dichiarando di essere stato incaricato da Macrosten Ltd. e chiedendo l’inoltro via email della documentazione relativa al caso. L’inoltro vaniva effettuato il 22 maggio 2018.
In data 25 maggio 2018 la Resistente depositava le proprie repliche.
La segreteria procedeva quindi alla nomina dell’esperto Avv. Enzo Fogliani, che accettava l’incarico in data 28 maggio 2018. La Segreteria dava pertanto comunicazione alle parti del nominativo dell’esperto e fissava il termine per la decisione al 18 giugno 2018.
Allegazioni della Ricorrente
La Ricorrente, Unilever N.V., è una società che opera in diversi settori tra cui la cura della persona, il settore alimentare, la cura della casa, attraverso la vendita di prodotti inerenti i predetti settori. Essa afferma di operare in Asia, Africa, Medio Oriente, Turchia, Russia, Ucraina, Bielorussia, America ed Europa, gestendo complessivamente circa 130 stabilimenti e 400 magazzini in tutto il mondo.
Tra i marchi dei prodotti distribuiti dalla Ricorrente per la cura della persona si annovera, tra gli altri, dermalogica.
La società Ricorrente afferma che “Dermalogica” è una società statunitense con sede a Carson (California), specializzata nella cura della persona tramite l’offerta di prodotti dedicati. La società Dermalogica, fondata nel 1986, è stata rilevata dalla Ricorrente nel 2005 e nel 2013 vantava oltre 100.000 esperti in trattamenti per la cura della persona in tutto il mondo.
La ricorrente afferma e documenta inoltre di essere titolare del marchio in vari Paesi, fra cui tre marchi comunitari “dermalogica” registrati per le classi 3, 5, 35 e 44 negli anni 1999, 2008 e 2016. Ha inoltre registrato diversi nomi a dominio contenenti la parola dermalogica tra cui: dermalogica.com, dermalogica.co.uk, dermalogica.us, dermalogica.fr.
Quanto alla identità o alla confondibilità del nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione con il marchio registrato dalla Ricorrente, Unilever afferma che il nome a dominio dermalogica.it contiene nella sua interezza il marchio da essa registrato, essendo irrilevante l’aggiunta del ccTLD. “.it”; il che genererebbe confusione negli utenti, i quali sarebbero indotti a percepire il nome a dominio in parola di proprietà della ricorrente o potrebbero supporre un legame con la stessa.
Quanto ai diritti dell’attuale assegnatario in relazione al nome a dominio oggetto della presente procedura, la Ricorrente sostiene che la odierna Resistente non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo sullo stesso, né avrebbe avuto alcuna autorizzazione al suo utilizzo.
Infine, in relazione alla mala fede nella registrazione del nome a dominio dermalogica.it da parte della Resistente, Unilever afferma che il nome a dominio in parola sarebbe utilizzato dalla Macrosten per attirare gli utenti sul proprio sito internet spacciandosi per la Ricorrente traendo da ciò un profitto derivante dai link sponsorizzati ivi presenti. Avendo la Ricorrente registrato il marchio dermalogica circa diciotto anni prima che la Resistente registrasse il nome a dominio, la presenza commerciale della Ricorrente era tale da non poter essere ignorata dalla Resistente al momento della registrazione del nome a dominio.
La Ricorrente conclude chiedendo il trasferimento a suo favore del nome a dominio dermalogica.it.
Posizione della Resistente
La Resistente non contesta la corrispondenza tra il nome a dominio oggetto della presente procedura e il diritto anteriore della Ricorrente. Tuttavia, precisa che il segno anteriore consisterebbe “in una declinazione della parola “DERMA” (in greco, “pelle”) per prodotti dermatologici o “skin care”, risolvendosi, pertanto, in un segno chiaramente descrittivo” pertanto dotato quindi di una scarsa capacità distintiva.
A dire della Resistente, quanto sopra giustificherebbe la registrazione del nome a dominio dermalogica.it il quale rientrerebbe nella famiglia di domini aventi radice “DERMO/A”, registrati dalla Macrosten nel corso ed in ragione della propria attività di business, improntata, appunto, allo sfruttamento del valore attrattivo di nomi a dominio generici e/o descrittivi.
A sostegno di quanto sopra, la Resistente riporta una serie di decisioni e sentenze dalle quale emergerebbe la fondatezza delle proprie ragioni.
Quanto alla malefede, la Macrosten sostiene che dalle allegazioni della Ricorrente non sarebbe desumibile che la Resistente al momento della registrazione del dominio fosse a conoscenza della fama del marchio registrato.
Al contrario – afferma la Ricorrente - la Macrosten avrebbe registrato il nome a dominio dermalogica.it solo in quanto rappresenterebbe una delle possibili declinazioni della parola “DERMA”.
La resistente conclude per il rigetto del ricorso avversario.
Motivi della decisione
a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio
L’articolo 3.6 lett. a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora, fra le altre cose, sia provata l’identità del segno o la sua confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...”.
Nel caso di specie, è di tutta evidenza – ed è anche ammesso dalla Resistente – che il nome a dominio dermalogica.it contenga per intero il marchio registrato dalla Ricorrente, e sia quindi confondibile con esso.
Risulta dunque sussistere il primo elemento richiesto per la riassegnazione del dominio.
b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.
L’art. 3.6 del Regolamento prevede che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.”.
La Ricorrente ha provato l’esistenza di propri diritti sulla denominazione “dermalogica” che risulta essere un proprio marchio registrato. La Resistente, al contrario, non ha fornito alcuna valida allegazione in merito ad eventuali diritti sul nome a dominio in oggetto. Oltre a ciò, risulta che la Resistente non sia conosciuta con il nome corrispondente al marchio della Ricorrente, né quest’ultima ha mai autorizzato la Macrosten ad utilizzare il proprio marchio.
Resta quindi da esaminare se la Macrosten stia facendo del dominio un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. In caso positivo, secondo l’art. 3.6, punto 3 del Regolamento, la Resistente sarebbe ritenuta aver diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.
Al riguardo, è opportuno premettere che la stessa Ricorrente ha prodotto come doc. 6 una pagina web del proprio sito indicante l’elenco dei paesi in cui vi sono suoi “corporate offices” e “partners”, con l’avvertenza che “most distributor partners do not sell direct to public”. Nell’elenco di tali paesi, che conta una dozzina di paesi europei, non figura l’Italia. L’Italia figura invece in tale elenco nella stessa pagina attualmente in linea, in cui i paesi europei indicati sono aumentati di circa un terzo.
Il fatto che la Ricorrente abbia prodotto con il proprio ricorso la stessa pagina web dove in cui l’Italia non figura, induce a ritenere che l’aggiunta del nostro paese nell’elenco di quelli in cui la Ricorrente è presente con un proprio ufficio o partner, sia piuttosto recente, e che quindi solo di recente la Ricorrente abbia deciso di rivolgersi al mercato italiano.
A ciò va aggiunto che, sempre dalla documentazione della Ricorrente, risulta che il marchio figurativo dermalogica è stato registrato nell’Unione europea soltanto nel 2016, ossia due anni dopo la creazione del dominio in contestazione.
Ciò induce a ritenere che la Ricorrente abbia deciso in realtà solo recentemente – e ben dopo la registrazione del nome a dominio dermalogica.it da parte di Macrosten – di rivolgersi al mercato italiano e di alcuni altri paesi europei, ed abbia quindi cercato mediante questa procedura di riassegnazione di recuperare un dominio del quale non si era mai interessata prima.
Risulta infatti dalle indagini svolte d’ufficio su archive.org che il dominio dermalogica.it era stato registrato inizialmente da terzi sin dal 2002, senza peraltro che vi fossero poste pagine web. Era stato poi successivamente abbandonato, tanto da essere cancellato dal database whois del NIC, il cui attuale record ad esso relativo data al 15 marzo 2014.
Può quindi ragionevolmente ritenersi che al momento in cui Macrosten registrò il dominio – nell’ambito di un progetto imprenditoriale in cui ha registrato anche altri nomi a dominio contenenti la parola “derma” – la ricorrente non apparisse aver interessi sul mercato italiano.
Al riguardo, la Resistente ha evidenziato – supportandolo con numerose pronunzie in precedenti procedure di riassegnazione sia nazionali che internazionali – come di per sé l’utilizzazione di un nome a dominio, seppur confondibile con un marchio registrato, non comporti necessariamente l’intento di sviare la clientela o violarne il marchio. Di recente, poi – evidenzia sempre la Resistente - la stessa magistratura italiana ha sottolineato come dalla disciplina normativa “non si evince affatto che la titolarità del marchio importi automaticamente una riserva in favore del suo titolare della registrazione del corrispondente nome a dominio, che sarebbe comunque preclusa dalla relatività del marchio e dalla possibile coesistenza per prodotti diversi di marchi identici o somiglianti”. La stessa sentenza continua rilevando che “per i marchi non rinomati la prevalenza sul nome a dominio successivo richiede il rischio di confusione fra i prodotti o servizi, che a sua volta presuppone lo svolgimento da parte dei rispettivi titolari di attività di impresa identiche o affini” (così testualmente trib. Roma 15 gennaio 2018, n. 892, relativa al dominio smallbiz.it, che ha ribaltato la decisione di un PSRD che aveva invece riassegnato il dominio).
Nel caso di specie, l’attività di impresa di Ricorrente e Resistente non è affatto affine, e tantomeno identica. L’una offre al pubblico, sotto il marchio dermalogica, prodotti per la cura della pelle; l’altra si occupa della registrazione e dello sfruttamento commerciale dei nomi a dominio.
Al momento della registrazione, poi, in Italia il segno “dermalogica” non appariva un marchio rinomato, dato che nel nostro paese la Ricorrente non aveva né uffici né partner commerciali. Il che, se da un lato rileva nel ritenere che non versasse in malafede, dall’altro – secondo la sentenza del tribunale di Roma sopra indicata – legittima la titolarità del nome a dominio in contestazione.
Un altro e dirimente elemento, poi, induce a ritenere che la Resistente abbia titolo al nome a dominio in contestazione. Seguendo – come ha fatto il sottoscritto esperto - i link nella home page posta su http://www.dermalogica.it si viene reindirizzati su siti di vendita online di prodotti per la cura e la bellezza della pelle, molti dei quali vendono proprio prodotti a marchio dermalogica. Ad esempio, seguendo il link sulla home page denominato “Dermalogica Skin Care Product” si viene indirizzati a tre negozi online (dermedis‑shop.de, kosmetikkaufhaus.de e beautyfashionshop.de) che propongono in vendita decine e decine di prodotti a marchio dermalogica. Il software che gestisce i link è inoltre predisposto in modo tale da puntare a pagine interne di tali negozi online dedicate proprio ai prodotti a marchio dermalogica, sicché l’utente che li segua si trova in genere presentati solo prodotti dermalogica (per esempio: https://www.dermedis-shop.de/dermalogica?p=1).
Di fronte a tale dato di fatto ed alla precisazione, contenuta sul sito web della Ricorrente, che “most distributor partners do not sell direct to public”, non è sostenibile che l’attività della Ricorrente sia svolta con l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato, in quanto da tale attività anche la Ricorrente stessa trae profitto. I link del sito conducono infatti a negozi online che vendono anche i prodotti della ricorrente. La circostanza è peraltro pacificamente ammessa anche dalla stessa Ricorrente, che nel suo ricorso afferma che sul sito dermalogica.it “risultano link che rimandano al Ricorrente”.
Utilizzando il dominio in contestazione, quindi, la Resistente svolge semplicemente la propria attività su internet di indicazione di link a siti commerciali di un determinato settore (dietro remunerazione di questi ultimi). Il suo intento non è quindi quello di sviare la clientela di dermalogica, né di violarne il marchio, né tantomeno di farle concorrenza.
E’ appena il caso di rilevare come la presente fattispecie sia significativamente diversa da quella che solo tre settimane fa ha portato altro Collegio a riassegnare il dominio flirt4free.it, parimenti registrato dalla Macrosten. In quel caso, la ricorrente agiva anche sulla base del proprio diritto al nome (identico al dominio) e non solo sulla base del marchio. Inoltre, a prescindere dalla notorietà del marchio in questione dimostrata in quella sede, esso era relativo a servizi internet, e quindi identificava un prodotto nello stesso settore di attività della Resistente.
Non è quindi soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma, lett. b) del Regolamento per far luogo alla riassegnazione, in quanto sono provati elementi che inducono a ritenere che la Resistente abbia diritto o titolo al nome a dominio.
c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
La mancanza del secondo requisito necessario alla riassegnazione renderebbe inutile la verifica della buonafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio. Tuttavia, appare opportuno evidenziare come anche tale elemento non sia stato dimostrato dalla ricorrente.
Secondo la Ricorrente, la Resistente fa attualmente uso del nome a dominio per fini commerciali, vale dire per generare traffico sul proprio sito internet, e la scelta del nome dermalogica.it sarebbe stata dettata “perché la fama e la reputazione di cui il marchio dermalogica gode in Italia avrebbe attirato gli utenti della rete”. Tuttavia, tale fama e reputazione al momento della registrazione del nome a dominio non è stata minimamente provata, ma anzi appare smentita, come già evidenziato, dalla documentazione agli atti, dalla quale risulta che sino a tempi recenti l’Italia non era neppure fra i paesi in cui la Ricorrente aveva, per il marchio dermalogica, sedi o partner commerciali.
Altro elemento di malafede viene indicato dalla Ricorrente nel fatto che il dominio in contestazione sarebbe “in vendita”. Ciò, peraltro, di per sé non è elemento di malafede, essendo la compravendita di nomi a dominio attività del tutto lecita. Perché sia accertata la malafede non è sufficiente dimostrare che il Resistente intende vendere il dominio ad un prezzo superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione e il mantenimento, ma occorre dimostrare che aveva registrato con lo scopo primario di cederlo al Ricorrente o ad un suo concorrente (art. 3.7, lett. “a” del Regolamento). Nel caso di specie, la ricorrente non ha né dimostrato che il prezzo cui il dominio è offerto in vendita sia superiore ai costi di registrazione e mantenimento affrontati dalla Resistente, né che questo fosse il suo scopo primario al momento della registrazione.
Non è stata quindi dimostrata né la malafede al momento della registrazione del dominio, né la malafede nel suo mantenimento.
P.Q.M.
Il ricorso di UNILEVER N.V. per la riassegnazione del nome a dominio DERMALOGICA.IT è respinto.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.