procedura di riassegnazione del nome a dominio

Svolgimento della procedura 

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 06/04/2017 presso la Camera Arbitrale di Milano, Esselunga S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani, 20 20124 Milano, rappresentata dagli avv.ti Alessandra Tedesco, Andrea Mascetti, Roberta Sala Peup, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore dei nomi a dominio ESSLUNGA.IT e ESSSELUNGA.IT assegnati a Brainpool Media Ltd. str. B1 Business Centre Suite 206 Davyfield Rd. – BB1 2QY Blackburn Lancashire (UK). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che: 

1. i domini ESSLUNGA.IT e ESSSELUNGA.IT sono stati assegnati al Registrante rispettivamente il 07/07/2011 e il 22/08/2011;

2. i nomi a domino sono stati sottoposti a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore ok challenged;

3. digitando ESSLUNGA.IT alla data 06/04/2017 viene visualizzata una pagina web WW38.ESSLUNGA.IT contenente una lista di links contenenti il termine Esselunga: “Esselunga”, “Esselunga Milano”, “Campioni omaggio gratuiti”, “Catalogo Esselunga”, .

Digitando ESSSELUNGA.IT viene visualizzata una pagina con intestazione blu riportante il nome a dominio contestato e un campo di ricerca “Search adds”.

La pagina sottostante è nera e non riporta alcuna scritta o logo. 

Il 10/04/2017, a seguito della conferma dei dati del Registrante da parte  del Registro, la Segreteria provvede a inviare tramite posta raccomandata a.r. il reclamo e la documentazione allegata all’indirizzo postale dell’assegnatario, anticipando il reclamo all’indirizzo email indicato nel whois del Registro informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico. 

Il 19/04/2017 risulta essere stata tentata senza successo la consegna della raccomandata contenente reclamo e allegati. Il plico viene perciò reinoltrato al mittente. La Segreteria comunica alle parti che il termine ultimo per il deposito di eventuali repliche viene fissato al 26/05/2017. 

Nessuna replica è pervenuta a questo PSRD che incarica della decisione l’esperto Enzo Fogliani. 

L’incarico viene accettato in data 29/05/2017. 

La Segreteria dà immediata comunicazione alle parti del nominativo dell’esperto e fissa il termine per la decisione al 20/06/2017. 

Allegazioni della Ricorrente 

La Ricorrente afferma di essere una società di diritto italiano molto nota nell’ambito della grande distribuzione organizzata. Il proprio marchio ESSELUNGA nato e sviluppattosi agli inizi degli anni ’60, vanta ricavi per oltre 6,8 miliardi di euro e oltre 150 punti vendita.

 La società Ricorrente documenta la titolarità di numerosi marchi registrati in Italia, in Unione Europea e nel mondo; marchi costituiti da o contenenti l’elemento verbale ESSELUNGA. Oltre a ciò, risulta essere titolare di numerosi nomi a dominio costituiti dal medesimo elemento verbale ESSELUNGA, tra i quali esselunga.it ed esselunga.eu. 

La Ricorrente rileva inoltre che la propria società è stata costituita con la denominazione sociale “Esselunga S.P.A.” in data 30 ottobre 1980. 

Tutto ciò premesso, la Ricorrente afferma che i nomi a dominio oggetto della presente procedura risultano essere pressoché identici e, comunque, confondibili sia con i marchi da essa registrati anteriormente alla registrazione degli stessi, sia con la propria denominazione sociale. Tali nomi a dominio contestati sono, infatti, digitazioni non corrette della parola ESSELUNGA: l’aggiunta della lettera “s” nel nome a dominio “essselunga.it” e la mancanza  della lettera “e” nel nome a dominio “esslunga.it”, non sono sufficienti a differenziarli dai marchi registrati ESSELUNGA. 

Ciò, secondo la società Ricorrente, ingenererebbe confusione negli utenti della rete i quali, innanzi ai nomi a dominio oggetto della presente procedura, si troverebbero a pensare che gli stessi, e la società attualmente assegnataria, siano collegati con la Ricorrente. 

Quanto ai diritti o ai titoli che la Resistente dovrebbe avere in relazione ai domini oggetto della presente procedura, la Ricorrente afferma che l’attuale assegnataria non è conosciuta, né collegata, né autorizzata all’uso del marchio ESSELUNGA. Tantomeno risulta essere titolare di alcun marchio costituito o contenente l’elemento ESSELUNGA tale da poter rappresentare un interesse legittimo alla registrazione dei domini in parola. 

Inoltre - osserva la Ricorrente - i nomi a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione reindirizzano su altre pagine web contenenti link commerciali e “pay per click link” fra i quali appaiono chiari riferimenti sia al marchio ed alle attività della Ricorrente sia ad altri soggetti in diretta concorrenza con ESSELUNGA S.p.a. 

Infine, per quanto riguarda la mala fede della Resistente nella registrazione e nell’uso dei nomi a dominio in parola, la Ricorrente afferma che gli stessi sono stati registrati nel 2011 e quindi molto tempo dopo il deposito dei marchi ESSELUNGA. 

Oltre a ciò, la circostanza che i link presenti sulla home page dei domini “essselunga.it” e “esslunga.it” contengano collegamenti con la società Ricorrente o con società in diretta concorrenza con la Esselunga S.p.a., sarebbe, a dire della Ricorrente, prova del fatto che il Resistente al momento della registrazione fosse a conoscenza sia dell’esistenza Società Ricorrente, sia dei suoi marchi e pertanto avrebbe effettuato le suddette registrazioni con il fine di sfruttarne la notorietà del marchio con evidenti finalità lucrative. 

Inoltre, la malafede della Resistente si evincerebbe dal fatto che la stessa avrebbe registrato oltre 3.000 nomi a dominio palesemente e volutamente confondibili con marchi famosi configurando con ciò un’ipotesi di cybersquatting. 

Infine, la Ricorrente rileva che all’interno dei domini oggetto della presente procedura di riassegnazione sarebbero presenti alcuni link commerciali e pubblicità “pay per click” in conflitto con i propri interessi commerciali, oltre a reindirizzare a siti di diretti competitors arrecando in tal modo un evidente pregiudizio. 

La Ricorrente, pertanto, conclude chiedendo la riassegnazione dei nomi a dominio “essselunga.it” e esslunga.it”. 

Da parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini assegnati dal Regolamento. 

Motivi della decisione 

L’articolo 3.6, I e II co, del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD .it, prevede che:

“Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che:

1. il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che

2. l'attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni “a)” e “c)” di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.”

 a)   Sulla identità e confondibilità del nome a dominio 

Nel caso di specie, è di tutta evidenza che i nomi a domini oggetto della presente procedura di riassegnazione risultano essere pressoché identici e, comunque, tali da indurre gli utenti della rete in confusione ingenerando negli stessi la convinzione di trovarsi innanzi a domini collegati con la Ricorrente o che la Società assegnataria degli stessi sia in qualche modo collegato con la Esselunga S.p.a.

A nulla rileva – come giustamente osservato dalla Ricorrente – l’aggiunta della lettera “s” nel nome a dominio “essselunga.it” e la mancanza della lettera “e” nel nome a dominio “esslunga.it”, non essendo tale espediente sufficiente a differenziarli dai marchi registrati ESSELUNGA. 

A tal proposito, si rileva che tale fenomeno, noto come typosquatting, rappresenta una voluta distorsione del marchio e non esclude il primo elemento di cui all’art. 3.6, a) del Regolamento per la Risoluzione delle dispute nel ccTLD.it, laddove il segno, ancorché registrato in modo errato, permane l’elemento dominante o principale del nome di dominio. 

Risulta dunque sussistere il primo elemento per la riassegnazione dei nomi a dominio. 

b)   Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione. 

Come detto, la Resistente non ha presentato le proprie repliche. Né risultano elementi dai quali possa emergere un diritto o un interesse della Resistente sui domini in oggetto. 

È quindi soddisfatto anche il requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma, lett. b del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.

c)    Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. 

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l’accoglimento del ricorso è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede. 

Sotto tale profilo è indubbio che i nomi a dominio in contestazione siano stati registrati dalla Resistente per attrarre utenti internet sfruttando la notorietà  dei marchi della Ricorrente con evidenti fini di lucro.

Si tratta con tutta evidenza di un caso di typosquatting, ossia la registrazione di domini simili ad un marchio famoso, risultanti da errori di digitazione del marchio stesso (nella specie: rispettivamente l’omissione di una “e” e l’aggiunta di una “s”). 

Ciò è pacificamente ritenuto elemento sintomatico della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione. 

A tal proposito, si osserva che la Esselunga S.p.a. è stata fondata nell’ottobre del 1980 ed i relativi marchi ad essa associati sono stati registrati  dalla Ricorrente a partire dal 2009. 

I nomi a domini oggetto della presente riassegnazione sono stati registrati nel 2011; il che dimostra, anche alla luce della grande notorietà della società Ricorrente, che la Resistente al tempo delle suddette registrazioni era a conoscenza sia dell’esistenza Società Ricorrente, sia dei suoi marchi. La Resistente, mediante typosquatting, ha registrato domini confondibili con il nome della Ricorrente per sfruttarne la notorietà del marchio con evidenti finalità lucrative. 

Tali finalità lucrative si evincono inoltre dalla presenza, all’interno delle home pages dei nomi a dominio contestati, di numerosi link commerciali e pubblicità “pay per click” in conflitto con gli interessi commerciali della Ricorrente, oltre a reindirizzare a siti di diretti competitors arrecando in tal modo un evidente pregiudizio alla Ricorrente. 

Del resto la Resistente risulta essere assegnataria di oltre 3.000 nomi a dominio palesemente e volutamente confondibili con marchi famosi configurando con ciò un’ipotesi di cybersquatting che è anch’esso ritenuto sintomatico della malafede del registrante. 

Essendo, dunque, provato anche il terzo requisito richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento per dar luogo alla riassegnazione, il ricorso deve ritenersi fondato e come tale va accolto. 

P.Q.M.

 Si dispone la riassegnazione dei nomi a dominio essselunga.it ed esslunga.it alla Esselunga S.p.a. con sede in Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano. 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.