procedura di riassegnazione del nome a dominio

Svolgimento della procedura 

Con reclamo depositato presso la Camera Arbitrale di Milano, perfezionatosi in data 28 giugno 2023, WGB (Whitegoldblack) S.r.l. - con sede legale in Via Leonida Mastrodicasa n. 91, Perugia (PG) - rappresentata dagli avv.ti Massimiliano Mostardini e Daniele De Angelis, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio FRANCESCOSCOGNAMIGLIO.IT, assegnato a MUSA S.R.L., via Luigi Settembrini, 40 - 20124 Milano. 

Ricevuto il reclamo e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

a) il dominio FRANCESCOSCOGNAMIGLIO.IT è stato registrato il 17 giugno 2022;

b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore challenged;

c) digitando l’indirizzo francescoscognamiglio.it viene visualizzata una pagina del sito web Aruba in cui compaiono la dicitura “Questo dominio è già registrato” in lingua italiana, inglese e spagnola. 

Il 5 luglio 2023, successivamente alla conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria ha inviato all’assegnataria il reclamo e gli allegati via posta elettronica certificata e ha comunicato l’attivazione del procedimento anche tramite posta elettronica ordinaria. Una volta ricevuta conferma della regolare consegna ha inviato la comunicazione con cui ha fissato il termine per il deposito di eventuali repliche al 9 agosto c.a.. 

Il termine è spirato e nessuna comunicazione da parte di MUSA S.R.L. è pervenuta alla Segreteria, che ha proceduto per la decisione a nominare l’avv. Andrea Maggipinto, il quale ha accettato l’incarico l’11 agosto 2023. 

Allegazioni della Ricorrente 

La Ricorrente ha allegato e documentato quanto segue:

• WGB (Whitegoldblack) S.r.l. (di seguito, “WGB”) ha prodotto e commercializzato abiti di alta moda sotto la direzione stilistica del signor Francesco Scognamiglio, il quale ha anche ricoperto la carica di amministratore delegato della società dal 2015 al 2021;
• WGB è titolare, tra l’altro, dei seguenti marchi:

- marchio UE “Francesco Scognamiglio” (primo deposito del 26 ottobre 2007, registrazione del 28 agosto 2008 n. 006398143, per prodotti nelle classi 3, 9, 18, 24 e 25, rinnovato in data 10 ottobre 2017)

- marchio nazionale “Francesco Scognamiglio” (primo deposito del 25 ottobre 2007, registrazione del 22 novembre 2017 n. 0001077890, per prodotti nelle classi 3, 9, 24, e 25, rinnovato in data 9 ottobre 2017);

• il signor Francesco Scognamiglio, nel cedere le quote societarie di WGB prima detenute, in data 28.01.2021 ha sottoscritto specifiche dichiarazioni e clausole contrattuali:

- riconoscendo di non avere alcun diritto sui marchi di WGB sopra menzionati e, più in generale, sui diritti di proprietà intellettuale della società ricorrente, così come definiti nel testo contrattuale accluso al Reclamo;

- impegnandosi altresì a non utilizzare marchi identici o confondibili con quelli della società ricorrente e a non creare perciò rischi di confusione o associazione indebita con i marchi della società, nonché impegni a non richiedere o utilizzare, o cooperare o lavorare per o in connessione con marchi confondibili e a non utilizzare marchi identici o confondibili con quelli della società contribuendo, direttamente e/o indirettamente, a qualsiasi attività di qualsiasi entità operante nell'industria della moda, o avviando direttamente o indirettamente, o essere parte di, condurre o altrimenti partecipare in qualsiasi modo a qualsiasi impresa commerciale nell'industria della moda;

• WGB era titolare del nome di dominio “francescoscognamiglio.it”, scaduto il 3 maggio 2022 e non rinnovato;
• a giugno dello stesso anno, il medesimo nome di dominio è stato registrato dalla Musa S.r.l., di cui il signor Francesco Scognamiglio è amministratore unico e socio unico (rispettivamente, dal 13.4.2021 e dal 19.4.2021);
• WGB ha diffidato il signor Francesco Scognamiglio e l’attuale società assegnataria, invitandoli a cessare immediatamente qualsiasi uso del segno Francesco Scognamiglio e a trasferire il nome di dominio contestato alla WGB. 

Non avendo ricevuto positivo riscontro, la Ricorrente ha chiesto il trasferimento in proprio favore del nome a dominio opposto, alla luce dei motivi esposti nel reclamo in atti, cui si rimanda, sul presupposto della sussistenza dei tre requisiti previsti dall’art. 3.6 del Regolamento Dispute. 

Posizione della Resistente 

La Segreteria della Camera Arbitrale di Milano ha provveduto a inviare alla società Resistente – attuale assegnataria del nome a dominio opposto – il Reclamo e la documentazione prodotta dalla Ricorrente, informandola della possibilità di replicare nel termine di 25 giorni. 

La Resistente non ha fornito alcun riscontro o replica nel termine previsto. 

In applicazione dell’art. 4.6, ultimo periodo, del Regolamento Dispute, pertanto, la controversia deve essere decisa tenendo conto del solo Reclamo. 

Motivi della decisione

 a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio 

L’art. 3.6, del Regolamento Dispute prevede che il trasferimento di un nome a dominio può essere disposto qualora sia provata l’identità del segno o la sua confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...”. 

Vista la documentazione in atti, risulta provata la titolarità della Ricorrente dei diritti sul segno e marchio “Francesco Scognamiglio”. 

È di tutta evidenza l’identità e confondibilità del nome a dominio “FRANCESCOSCOGNAMIGLIO.IT”, registrato dalla Resistente in data 17.6.2022, con i preesistenti segni distintivi della Ricorrente.

Il nome a dominio contestato è tale da generare confusione poiché riproduce esattamente il marchio della Ricorrente.

 Per quanto sopra, si deve ritenere accertata l’esistenza del primo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio oggetto di contestazione.

 b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione. 

L’art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”. 

Come prescritto, è onere della Resistente provare il suo (eventuale) diritto o un suo (eventuale) valido interesse che la legittimi alla registrazione e all’uso del nome a dominio. 

Nel caso di specie, la società assegnataria del nome a dominio opposto non ha fornito alcun riscontro o difesa a seguito delle comunicazioni della Segreteria, dimostrando con ciò disinteresse per la vicenda. 

Peraltro, dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente emergono significativi elementi dai quali è ragionevole presumere l’insussistenza di un diritto o di un legittimo interesse in capo alla Resistente in relazione al nome a dominio opposto. 

Questo, infatti, oltre ad essere sovrapponibile al marchio della Ricorrente, non presenta alcun collegamento con la denominazione della Resistente, né risultano marchi a suo nome o, comunque, diritti di utilizzo degli stessi concessi dalla Ricorrente.

Dagli atti a disposizione, inoltre, non emerge alcuna circostanza da cui possa desumersi che la Resistente abbia utilizzato in buona fede il nome a dominio opposto. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene che non vi siano evidenze circa l’esistenza di diritti o interessi legittimi della Resistente sul nome a dominio oggetto di opposizione e che sussista, pertanto, anche il secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall’art. 3.6, comma 1, lettera b) del Regolamento Dispute.

 c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. 

Terzo e ultimo requisito per l’eventuale trasferimento del dominio opposto è la sussistenza della malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio opposto. 

In proposito, l’art. 3.7 del Regolamento Dispute contiene un elenco esemplificativo delle circostanze che, se provate, consentono di ritenere provata la malafede della Resistente. Il Collegio può comunque rilevare elementi di malafede anche da ulteriori elementi. 

Nel caso di specie, in effetti, sono stati forniti elementi di prova sufficienti per ritenere che la Resistente abbia registrato e mantenuto il nome a dominio in malafede, in particolare alla luce degli accordi intercorsi tra il signor Scognamiglio (legale rappresentante della società Resistente) e WGB.

Rilevano, in particolare, le seguenti circostanze:

• il nome a dominio è stato registrato dalla Resistente impedendo al titolare del diritto al marchio di utilizzare tale segno in un nome di dominio corrispondente, per attività in concorrenza;
• il nome di dominio registrato è un nome per il quale non esiste alcun collegamento dimostrabile con diritti della società registrante e al momento della registrazione del dominio opposto da parte dell’attuale assegnataria (22.6.2022) si può ritenere che la stessa (in persona del suo legale rappresentante) fosse a conoscenza dei diritti della Ricorrente sul segno e marchio “Francesco Scognamiglio”. 

Le circostanze illustrate e documentate con il Reclamo, pertanto, forniscono sufficienti elementi per ritenere provata la malafede della Registrante, in quanto convergono univocamente nel dimostrare come, con la registrazione del nome a dominio contestato e il suo utilizzo, l’odierna Resistente intendesse sfruttare il segno “Francesco Scognamiglio” nel medesimo settore della Ricorrente, al fine di intercettare utenti e potenziali clienti, quale indebito vantaggio della sua attività concorrente. 

Si deve pertanto ritenere sussistente anche il requisito previsto dall’art. 3.6, comma 1, lettera c) del Regolamento Dispute. 

P.Q.M. 

in accoglimento del Reclamo presentato dalla Ricorrente, il Collegio dispone la riassegnazione del nome a dominio “FRANCESCOSCOGNAMIGLIO.IT” alla S.r.l. WGB (Whitegoldblack). 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza. 

 Milano, 1° settembre 2023