procedura di riassegnazione del nome a dominio

Svolgimento della procedura 

Con reclamo depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il 6 maggio 2024, THE WHITE COMPANY LTD - con sede in Television Centre, 101 Wood Lane W12 7FR Londra, Regno Unito - rappresentata dagli avv. ti Giuliano De Rubertis e Andrea Lino, ha introdotto una procedura ai sensi dell’art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (d’ora in poi “Regolamento Dispute”), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio whitecompany.it,  assegnato a Puglia.com S.r.l.s. con sede in via 16 settembre 1959, 8 Barletta.

Ricevuto il reclamo e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

a) il Nome a Dominio “whitecompany.it” è stato registrato il 18 aprile 2018;

b) il Nome a Dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore challenged;

c) digitando l’indirizzo whitecompany.it sul sito web risultano presenti alcuni link (“white company ladies”, “white company discount”, “ladies white company”) e la dicitura “acquista questo dominio”. 

In data 8 maggio, successivamente alla conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria ha inviato il reclamo e gli allegati al Registrante via PEC, consegnata regolarmente, e ha comunicato a quest’ultimo l’attivazione del procedimento anche tramite posta elettronica ordinaria contemporaneamente notificando il termine per il deposito di eventuali repliche (fissato al 12 giugno 2024). Il termine è spirato e nessuna replica è pervenuta alla Segreteria. 

La Segreteria ha nominato l’avv. Matteo Orsingher per la decisione relativa alla procedura, che ha accettato l’incarico il 18 giugno 2024.

Dell’accettazione dell’incarico veniva data comunicazione nella stessa data. 

Allegazioni del Ricorrente

The White Company LTD (di seguito, il “Ricorrente”) è una società britannica fondata nel 1994 che svolge attività di vendita al dettaglio di prodotti per la casa e da regalo, ivi inclusi articoli di abbigliamento. Il Ricorrente è titolare della registrazione comunitaria n. 002788578 del marchio denominativo “THE WHITE COMPANY”. Il Ricorrente è altresì titolare del nome a dominio www.thewhitecompany.com registrato in data 8 aprile 2014.

Resistente nel presente procedimento è la società italiana Puglia.com S.r.l.s. (di seguito, il “Resistente”), assegnatario del nome a dominio whitecompany.it, registrato in data 18 aprile 2018 da Macrosten Ltd e successivamente assegnato al Resistente, del quale il Ricorrente chiede la riassegnazione.

Il Ricorrente ha allegato che il nome a dominio contestato sarebbe unicamente utilizzato dal Resistente quale strumento di reindirizzamento a varie pagine di commercio elettronico di terze parti, dove sono offerti in vendita articoli di abbigliamento concorrenti con quelli del Ricorrente, il tutto al fine di massimizzare il profitto derivante dalla cessione del nome a dominio contestato allo stesso Ricorrente o a terzi.

Preoccupato per il pregiudizio derivante dall’illecito utilizzo della denominazione “whitecompany”, in data 3 maggio 2024 il Ricorrente ha ritenuto opportuno attivare la procedura di opposizione del nome a dominio “whitecompany.it”, ritenendo che il Resistente non abbia alcun titolo sul segno distintivo in discussione e ne mantenga in malafede l’assegnazione. 

Posizione del Resistente

Nonostante la corretta trasmissione del reclamo e dei relativi allegati al Resistente da parte della Segreteria, il Resistente non ha presentato alcuna replica.

Motivi della decisione

 a) Sulla identità e confondibilità del Nome a Dominio 

Ai sensi dell’articolo 3.6 lett. a) del Regolamento Dispute, il primo requisito per il trasferimento di un nome a dominio è l’identità o la confondibilità di questo con “un marchio, o altro segno distintivo aziendale” del ricorrente.

Il Ricorrente ha provato di essere titolare del marchio comunitario consistente nel sintagma “THE WHITE COMPANY” (che coincide inoltre con la denominazione sociale della Ricorrente) in relazione a numerose categorie di prodotti e servizi, tra cui i prodotti della classe 25 (Abbigliamento; calzature; cappelleria), antecedente rispetto alla registrazione del nome a dominio contestato. Il Ricorrente vanta quindi un diritto di esclusiva su detta espressione. 

Il Collegio ritiene che il nome a dominio contestato sia idoneo a indurre in confusione i consumatori rispetto al segno distintivo azionato su cui il Ricorrente vanta diritti di privativa. È consolidato principio giurisprudenziale che un nome a dominio deve essere normalmente considerato simile al marchio azionato nei casi in cui il nome a dominio incorpori l’intero segno o una sua caratteristica distintiva (cfr. Fondation Le Corbusier v. Monsieur Bernard Weber, Madame Heidi Weber Case No. D2003-0251; Research in Motion Limited v. One Star Global LLC Case No. D2009-0227). Il marchio di titolarità del Ricorrente “THE WHITE COMPANY” include per intero il nome a dominio contestato “whitecompany.it”, essendo irrilevante ai fini del giudizio di confondibilità il top level domain .it. L’assenza nel nome a dominio contestato dell’articolo “The”, unico elemento di differenziazione rispetto ai segni di titolarità del Ricorrente, è circostanza ininfluente e inidonea a escludere il rischio di confusione (cfr. Mile, Inc. v. Michael Burg Case No. D2010-2011; The American Automobile Association, Inc. v. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer 2440314 Case No. D2016-1671). 

È quindi da ritenersi che il nome a dominio “whitecompany.it” sia confondibile con il marchio registrato di cui il Ricorrente è titolare. Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall’art. 3.6, comma 1, lettera a) del Regolamento è dunque da ritenersi soddisfatta.

 b) Diritto o titolo del Resistente al Nome a Dominio 

L’art. 3.6 del Regolamento Dispute prevede che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

Nel corso della procedura il Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica al reclamo del Ricorrente e dunque non ha assolto l’onere probatorio gravante su di essa ai sensi della disposizione sopra richiamata. A parere di questo Collegio, invece, il Ricorrente ha provato l’assenza, prima facie, di interesse legittimo in capo al Resistente del nome a dominio contestato (cfr. Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o, decisione WIPO n. D2004-0110; Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., The Sheraton LLC, Sheraton International Inc. v. Simon Wezel, decisione WIPO n. D2010-2293; Julian Barnes V- Old Barn Studios Limited, decisione WIPO n. D 2001-0121).

In particolare, con riferimento al requisito di cui al numero 1) dell’art. 3.6, co. 2, del Regolamento, questo Collegio ritiene che il Ricorrente abbia provato l’assenza di buona fede in capo al Resistente nell’utilizzo del dominio contestato. Il Ricorrente ha infatti allegato e provato che il sito internet di cui al dominio in parola ha l’esclusiva funzione di reindirizzare l’utenza a varie pagine di parcheggio contenenti collegamenti ipertestuali promozionali a siti di terze parti dove sono offerti in vendita prodotti di abbigliamento concorrenti con quelli del Ricorrente. Il Resistente dunque non utilizza il dominio contestato per offrire al pubblico alcun servizio a sé direttamente riconducibile: tramite il sito di cui al dominio contestato non è infatti possibile acquistare alcun prodotto, usufruire di alcun servizio, né in generale compiere alcuna attività (in merito all’inidoneità dell’uso di un dominio al mero fine di reindirizzare ad altri siti, cfr. Space Needle LLC v. Iqbal Lalji, decisione WIPO n. D2008-1883). Il Ricorrente ha inoltre allegato e provato che all’interno della pagina contenuta nel nome a dominio contestato è altresì presente la dicitura “Acquista questo dominio”, con relativo collegamento ipertestuale che reindirizza ad una seconda pagina dove è possibile fare un’offerta per acquistare il nome a dominio contestato.

È poi escluso che il Resistente sia conosciuto “personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”. A tale proposito deve considerarsi che la denominazione del Resistente non coincide né presenta alcuna somiglianza con il dominio in contestazione e che non vi è prova di un uso qualificato degli stessi che possa averne determinato la notorietà presso il pubblico. 

È infine escluso che il Resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, avendo il Ricorrente allegato e provato (cfr. docc- 9-11 Ricorrente) di non avere mai autorizzato il Resistente a utilizzare il suo marchio all’interno di un nome a dominio o in altra forma. È quindi da ritenersi provato che il Resistente stia cercando di sfruttare indebitamente l’avviamento e la notorietà del marchio del Ricorrente a scopo di lucro, come si approfondirà nel prosieguo. 

Non esiste in conclusione alcun diritto o titolo che legittimi il Resistente al mantenimento del nome a dominio whitecompany.it.

 c) Sulla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del Nome a Dominio 

Il terzo e ultimo requisito richiesto per l’accoglimento del reclamo è che il dominio sia registrato e venga usato in malafede. L’art. 3.7 del Regolamento contiene un elenco esemplificativo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l’esistenza della malafede nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio. Il Ricorrente, a parere del Collegio, ha fornito prova dell’esistenza di più d’una di tali circostanze. 

L’estrema somiglianza tra il segno di titolarità del Ricorrente e il nome a dominio contestato provano che il Resistente conosceva il Ricorrente e il suo segno distintivo al momento dell’acquisto del nome a dominio. Come correttamente affermato dal Ricorrente, una semplice ricerca sui principali motori di ricerca delle parole-chiave “The white company” conduce l’utenza al diretto contatto con il segno del Ricorrente, il quale è quindi agevolmente conoscibile (cfr. doc. 12 Ricorrente). Ciò peraltro considerato che i prodotti offerti in vendita tramite i collegamenti ipertestuali promozionali presenti nelle pagine di parcheggio a cui reindirizza il dominio contestato si pongono in diretta concorrenza con i prodotti commercializzati dal Ricorrente. Non è quindi sostenibile che il Resistente abbia scelto in buona fede, tra tutte le denominazioni possibili, proprio “whitecompany”, data anche la coincidenza pressoché totale con il segno del Ricorrente. La conoscenza da parte del Resistente dell’esistenza di diritti altrui sul segno distintivo registrato come dominio costituisce un elemento dal quale desumere l’esistenza di malafede al momento in cui tale registrazione è stata domandata (cfr. Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Plygenix Group Co., decisione WIPO n. D2000-0163; Expedia, Inc. v. European Travel Network, decisione WIPO n. D2000-0137; Document Technologies c. International Electronic Communications, Inc., decisione WIPO n. D2000-0270; Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc., v. The domain is not for sale / Motohisa Ohno, decisione WIPO n. D2006-0608; Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT, decisione WIPO n. D2007-0614; Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., decisione WIPO n. D2003-045). 

Queste conclusioni sono suffragate da ulteriori circostanze che il Ricorrente ha allegato e provato. In particolare, risulta che il Resistente abbia rifiutato un’offerta di acquisto del nome a dominio contestato formulata dal Ricorrente (cfr. doc. 11 Ricorrente) e abbia continuato ad utilizzarlo anche a seguito di successiva diffida scritta ricevuta dal Ricorrente, in cui quest’ultimo si offriva nuovamente di acquistare il nome a dominio contestato (cfr. doc. 10 Ricorrente). A ciò si aggiunge, come già rilevato, che il sito internet di cui al nome a dominio contestato è un contenitore vuoto, un mero strumento per consentire di “atterrare” nelle pagine di soggetti terzi che offrono in vendita prodotti concorrenti a quelli del Ricorrente, e che detto sito contiene la dicitura “Acquista questo dominio”. 

Dunque, la circostanza che il sito internet di cui al dominio contestato sia sostanzialmente privo di contenuto induce a ritenere che l’unico fine possibile per tale utilizzo sia quello di “confondere” l’utenza e di reindirizzarla verso pagine alternative. La consapevolezza di poter beneficiare della confusione generata in capo all’utente costituisce indice di male fede (cfr. Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, decisione WIPO n. D2000-0057; Arnoldo Mondadori Editore S.P.A. v. HostGator, decisione WIPO n. D2010-2242; Worldpay Limited v. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Jackie White, Worldpaysu, decisione WIPO n. D2017-1066; Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Fundacion Private Whois, decisione WIPO n. D2012-1898). Nel caso concreto, peraltro, tale attività confusoria pare rivolta al tentativo del Resistente di massimizzare il profitto derivante dalla cessione del nome a dominio contestato al Ricorrente o a terzi (cfr. doc. 10-11 Ricorrente).  

Gli elementi illustrati portano a ritenere che il Resistente stia cercando di attrarre intenzionalmente gli utenti di Internet verso siti web alternativi, creando confusione con il marchio del Ricorrente al fine di massimizzare il profitto derivante dalla cessione del dominio contestato. Ad avviso di questo Collegio, il Resistente sta dunque sfruttando il segno “THE WHITE COMPANY” per trarne un indebito vantaggio, determinando un rischio di confusione e/o associazione tra il nome a dominio opposto e il nome e segno del Ricorrente. Ad avviso di questo Collegio, la condizione prevista dall’art. 3.6, comma 1, lettera c) del Regolamento è dunque da ritenersi soddisfatta. 

P.Q.M. 

In accoglimento del reclamo presentato dal Ricorrente si dispone la riassegnazione del nome a dominio “whitecompany.it” a The White Company LTD. 

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.